요지

원고의 사용료 미수취에 경제적 합리성이 없다고 인정하기에 부족함

판결내용

원고가 그 지분의 범위 내에서 이 사건 상표권을 독점적으로 사용할 수 있는 법률상 지위에 있기는 하지만, 이 사건 상표권에 관하여 특수한 사정을 공유한 동일한 기업집단 내 다른 계열사에 대한 관계에서 반드시 이 사건 상표권의 사용으로 인한 수익을 독점적으로 향유하면서 사용료를 수취하여야 하는 경제적 실질을 가지고 있다고 단정하기 어려움

상세내용

주 문

1. 피고가 2021. 2. 5. 원고에게 한 2015 사업연도 법인세 4*****0원, 2016 사업연도 법인세 4*****0원, 2017 사업연도 법인세 4*****0원, 2018 사업연도 법인세 6*****0원, 2019 사업연도 법인세 5*****0원의 각 부과처분(각 가산세포함)을 모두 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청구취지 

주문과 같다.

이 유

1. 처분의 경위

가. 관계자의 지위

1) 원고는 1976. 12.경 설립되어 합성고무의 제조, 가공, 판매 및 대행업을 목적사업으로 영위하는 법인이다.

2) AA산업 주식회사(현 상호 : AA건설 주식회사, 이하 당사자들 주장에 따라 편의상 ⁠‘AA산업’이라 한다)는 수출입업 및 수출입 대행업, 국내외 건설업, 고속버스 운송사업 등을 목적사업으로 영위하는 법인이다. AA산업은 1972. 10.경 설립된 AA실업 주식회사가 1984. 8.경 BB타이어 주식회사(이하 ⁠‘BB타이어’라 한다)와 합병하면서 그 상호를 주식회사 AA로 변경하였다가, 1996. 2.경 그 상호를 AA타이어 주식회사로 변경하였으며, 1999. 2.경 AA건설 주식회사를 흡수합병하면서 그 상호를 AA산업으로 변경하였고, 2003. 6.경 소속 사업부 중 타이어 부문을 AA타이어 주식회사(이하 ⁠‘AA타이어’라 한다)로 분리하였다.

3) 원고와 AA산업은 AA타이어, CC항공 주식회사(이하 ⁠‘CC항공’이라 한다) 등과 함께 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 ⁠‘공정거래법’이라 한다)이 정한 상호출자제한 기업집단인 ⁠‘AA그룹’에 속하는 회사였다. 그러다가 원고, AA개발상사 주식회사(이하 ⁠‘AA개발상사’라 한다), AA피앤비화학 주식회사(이하 ⁠‘AA피앤비화학’이라 한다), AA폴리켐 주식회사(변경전 상호: AA이피고무 주식회사, 이하 ⁠‘AA폴리켐’이라 한다), AA티앤엘 주식회사(이하 ⁠‘AA티앤엘’이라 한다) 등 8개 계열사는 2016년경 AA그룹에서 계열 분리되어 신규 기업집단으로 지정된 ⁠‘AA석유화학그룹’에 속하게 되었다.

나. 상표권 등의 이전등록

1) AA그룹의 명칭은 2004. 1.경 ⁠‘AACC그룹’으로 변경되었다(이하 특별히 구분이 필요한 경우를 제외하고는 계속하여 ⁠‘AA그룹’이라 한다). 위 변경 과정에서, 2003. 12.경 ⁠‘AACC그룹’에 관한 상표는 AA산업, AA타이어, CC항공 3개 회사 또는 AA타이어, CC항공 2개 회사의 공동명의로 출원되어 상표등록이 마쳐졌다. 그 이후 AA그룹은 2006년경 그룹의 대표표장에 ⁠‘ ’ 표장을 사용하기로 결정하고, 2005. 12.경 AA산업, AA타이어, CC항공 공동 명의로 ⁠‘AA’, ⁠‘CC’ 및 ⁠‘◯’이 포함된 표장에 관한 상표(이하 위 상표를 ⁠‘이 사건 상표’, 위 상표에 관한 상표권을 ⁠‘이 사건 상표권’이라 한다)등록을 출원하였다. 그 과정에서 기존에 ⁠‘◯’ 표장이 포함되어 있지 않았던 AA산업 등 AA그룹 계열사 및 CC항공의 명의로 상표등록이 마쳐졌던 상표권 대부분에 관하여 AA산업, AA타이어, CC항공 공동명의로 상표등록이 이루어졌다.

2) AA그룹은 AA산업 등이 2006년 DD건설 주식회사를 인수하게 되면서 AA산업 및 원고가 공정거래법 및 그 시행령에서 규정한 지주회사에 해당될 것으로 예상되자, 2007. 1.경 AA산업 및 원고를 공정거래법상 지주회사로 하는 양대 지주회사 체제로 전환하기로 계획하였다. 이와 같은 양대 지주회사 체제로의 전환 과정에서, 2007.3. 14.부터 같은 달 16일까지 사이에 이 사건 상표에 대하여는 원래 상표권을 가지고 있던 계열사 사이의 상표권 양도 및 포기, 출원자 명의변경 등을 통하여 AA산업 및 원고의 공동명의로 상표등록이 이루어졌다.

다. AA산업과 AA그룹 계열사 사이의 상표사용계약 체결

1) 그런데 AA산업 및 원고가 위와 같이 이 사건 상표에 관하여 공동명의의 등록 등을 마친 후, 공정거래법(2007. 4. 27. 법률 제8337호로 개정된 것) 및 그 시행령(2007. 7. 13. 대통령령 제20166호로 개정된 것)이 개정ㆍ시행되면서 원고가 지주회사의 요건을 충족하지 못하게 되었다.

2) AA산업은 2007. 6.경 원고, AA개발상사, AA피앤비화학, AA폴리켐 등을 포함한 AA그룹의 계열사 대부분과 상표사용계약을 체결하였다(이하 ⁠‘이 사건 상표사용계약’이라 한다). 이 사건 상표사용계약에 따르면, AA산업은 계열사에 이 사건 상표권을 사용할 수 있는 통상사용권을 허여하고, 계열사는 AA산업에 상표권 사용의 대가, 즉 사용료로 월 매출액의 0.1%를 매월 지급하여야 한다. 다만, 원고에 대한 상표사용계약에는 ⁠‘AA산업과 원고는 이 사건 상표의 공동소유자이나, 실제 권리자는 AA산업임을 인식하고, AA산업과 원고의 위 상표권에 대한 상호간의 사용관계를 명확히 하고자 한다’는 내용이 부가되어 있다.

3) 원고는 2009. 9.경까지, AA피앤비화학은 2010. 2.경까지, AA개발상사는 2010.4.경까지 AA산업에 이 사건 상표사용계약에 따른 사용료 명목의 돈을 지급하였다.

라. AA그룹에 대한 구조조정 추진 등

1) AA그룹은 세계 경제위기 등으로 유동성의 위기를 겪게 되어 2009. 12. 30. 한국산업은행을 비롯한 채권단과 사이에, AA산업과 AA타이어에 대해서는 기업구조조정촉진법에 따른 워크아웃 방식으로 구조조정을 추진하고, 원고와 CC항공에 대해서는 채권단 자율협약 방식으로 구조조정을 추진하기로 결정하였다.

2) 산업은행은 AA그룹의 경영정상화 추진과 관련하여 지배주주에 대한 책임이행 방안을 확보하기 위하여 박EE, 박FF 등 AA그룹의 지배주주들에게 그들이 보유하고 있는 주식, 부동산 등 자산을 채권단에 담보로 제공해 줄 것을 요구하였다. 이에 대하여 박EE는 박FF가 AA그룹 전체에 대한 경영권을 독자적으로 행사하는 것에 반대하면서, 원고 및 그 계열사에 대한 독립경영이 보장되지 않으면 지배주주 자산의 담보제공 등 채권단의 요구사항을 이행할 수 없다는 입장에 있었다.

3) 이러한 워크아웃 및 AA그룹의 지배주주 사이의 합의 진행과정에서, AA산업 및 원고의 AA그룹 계열사에 대한 보유지분이 변동되었고, 2010. 2.경 지배주주들과 채권단의 협의에 따라 AA산업, AA타이어, CC항공 등 17개 계열사와 원고 등 8개 계열회사는 각각 다른 지배주주에 의하여 실질적인 경영이 이루어지게 되었다.

마. 이 사건 상표에 관한 분쟁

1) AA산업은 채권단에 의한 구조조정이 진행 중이던 2010. 8.경 원고에게 상표사용료 지급을 요청하였으나, 원고는 이에 응하지 않고, 오히려 AA그룹 내의 계열사 등에게 상표권자로서 상표사용료 지급을 청구하였다.

2) AA산업은 2012. 10.경 원고에게 이 사건 상표 등에 관하여 원고의 지분이 명의신탁계약에 의하여 마쳐진 것임을 주장하며 명의신탁계약의 해지를 통보하고, 2013.9.경 원고 등을 상대로 이 사건 상표에 관한 이전등록절차의 이행 및 이 사건 상표사용계약에 따른 사용료 지급청구 등의 소송을 제기하였다(서울중앙지방법원 2013가합68127).

3) 위 법원은 2015. 7. 17. ⁠‘원고의 이 사건 상표에 관한 지분이 명의신탁약정에 기한 것이라고 보기 어렵고, 이 사건 상표사용계약은 상표 사용료에 관한 지급의사 없이 AA산업에 소속된 그룹 전략경영본부의 운영비용을 분담할 의사로 체결된 것으로서 통정허위표시에 기한 의사표시에 해당한다’는 등의 이유로, AA산업의 이전등록절차의 이행 및 사용료 지급청구 부분을 기각하는 판결을 선고하였다. 그리고 위와 같은 판결의 취지는 항소심(서울고등법원 2018. 2. 8. 선고 2015나2046032 판결) 및 상고심(대법원 2023. 5. 18. 선고 2018다223665 판결)에서도 그대로 유지되었다(이하 ⁠‘관련 민사사건’이라 한다).

바. 피고의 법인세 부과처분

1) 서울지방국세청장은 2020. 5. 19.부터 2020. 8. 25.까지 원고에 대한 2015 내지 2019 각 사업연도 법인세 세무조사를 실시한 결과, ⁠‘원고가 이 사건 상표의 공동소유자임에도 위 사업연도에 특수관계자인 AA개발상사, AA피앤비화학, AA폴리켐, AA티앤엘(이하 통틀어 ⁠‘원고 측 계열사’라 한다)로부터 이 사건 상표에 관한 사용료(사용료율 0.1%) 합계 7******0원을 수취하지 아니하였고, 이러한 행위 내지 계산은 법인세법 제52조에서 정한 부당행위계산에 해당한다‘고 판단하여, 피고에게 이러한 과세자료를 통지하였다.

2) 이러한 과세자료에 따라, 피고는 2021. 2. 16. 원고에게 법인세법 제52조에 따라 아래 ⁠[표] 기재와 같이 위 7******0원을 해당 각 사업연도의 익금에 산입하여 2015 내지 2019 각 사업연도 법인세(각 가산세 포함) 합계 2******0원을 경정ㆍ고지하였다(이하 ⁠‘이 사건 처분’이라 한다).

3) 원고는 2021. 4. 29. 조세심판원에 심판청구를 하였으나, 2022. 10. 24. 그 청구가 기각되었다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1 내지 6호증(가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 처분의 적법 여부

가. 원고 주장의 요지

1) 원고는 그룹 지배구조개편 과정에서 다른 계열사들로부터 이 사건 상표권을 무상으로 이전받았고, ⁠‘◯’ 표장의 개발비용 및 광고선전비ㆍ홍보비 등은 그룹 전 계열사가 공동으로 분담하였으며, 원고가 다른 계열사보다 특별히 이 사건 상표권의 가치 증대에 직접적이고 실질적인 기여를 한 것은 아니다. 그러므로 비록 원고가 형식적으로 이 사건 상표권의 등록명의자에 해당한다고 하더라도, 실질적으로 다른 계열사에 대하여 상표사용료를 청구할 만한 지위에 있지 아니하므로, 원고가 상표사용료를 수취하지 아니하였다고 하더라도 이를 경제적 합리성을 결여한 비정상적인 거래행위에 해당한다고 평가할 수 없다.

2) 더욱이 이 사건 상표권은 AA산업과 원고가 공유하고 있는데, 상표법 제93조에 따르면 원고는 다른 공유자인 AA산업의 동의를 받지 아니하면 위 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다. 그런데 원고와 AA산업 사이에는 2015 내지 2019 각 사업연도 기간 동안 이 사건 상표권의 권리자가 누구인지에 관한 소송이 진행 중이었으므로, 원고가 AA산업의 동의를 받아 원고 측 계열사와 사용권설정 또는 사용권사용 계약을 체결하는 것은 사실상 불가능하였다. 이처럼 원고가 당장 이 사건 상표권에 관한 권리를 행사하는 데에는 법률상 제한이 있었음에도, 상표권사용료를 수취하지 않았다고 하여 이를 부당행위계산이라고 볼 수는 없다. 특히, 과세관청은 종전 세무조사에서 원고가 상표권 사용료를 수취하지 아니한 데 대하여 부당행위계산부인 규정을 적용하지 않았으므로, 이 사건 처분은 신의성실의 원칙 또는 신뢰보호의 원칙을 위반한 것이기도 하다.

3) 설령, 이 사건에 부당행위계산부인 규정이 적용될 수 있다고 하더라도, AA산업이 일방적으로 그 계열사에 적용한 사용료율 0.2%를 기초로 이 사건 상표권 사용료의 시가를 산정하는 것은 합리적인 방법이라고 볼 수 없으므로 부당하다.

나. 관계 법령

별지 기재와 같다.

다. 관련 법리

1) 법인세법 제52조에 정한 부당행위계산 부인이란, 법인이 특수관계에 있는 자와 거래할 때 정상적인 경제인의 합리적인 방법에 의하지 아니하고 법인세법 시행령 제88조 제1항 각호에 열거된 여러 거래형태를 빙자하여 남용함으로써 조세부담을 부당하게 회피하거나 경감시켰다고 하는 경우에 과세권자가 이를 부인하고 법령에 정하는 방법에 의하여 객관적이고 타당하다고 보이는 소득이 있는 것으로 의제하는 제도로서, 경제인의 입장에서 볼 때 부자연스럽고 불합리한 행위계산을 함으로써 경제적 합리성을 무시하였다고 인정되는 경우에 한하여 적용되는 것이다. 경제적 합리성의 유무에 대한 판단은 거래행위의 여러 사정을 구체적으로 고려하여 과연 그 거래행위가 건전한 사회통념이나 상관행에 비추어 경제적 합리성을 결여한 비정상적인 것인지의 여부에 따라 판단하되, 거래 당시의 특별한 사정 등도 고려하여야 한다(대법원 2019. 5. 30. 선고 2016두54213 판결 등 참조). 그리고 법인과 특수관계자 사이의 거래가 법인세법상 부당행위계산 부인 사유에 해당한다는 사실의 입증책임은 과세관청에 있다(대법원 1995.12. 26. 선고 95누3589 판결 참조).

2) 상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장으로, 상표제도는 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다. 상표에 화체된 업무상의 신용이나 고객흡인력 등 무형의 가치는 상표권자나 상표 사용자가 상표의 사용과 관련하여 투여한 자본과 노력 등에 의하여 획득되고 상표 사용의 정도, 거래사회의 실정, 상표의 인지도 등에 따라 변동될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표 사용자로부터 상표권 사용료를 지급받지 않았다는 이유만으로 곧바로 그 행위가 경제적 합리성을 결여하였다고 단정할 것은 아니고, 상표권 사용의 법률상․계약상 근거 및 그 내용, 상표권자와 상표 사용자의 관계, 양 당사자가 상표의 개발, 상표 가치의 향상, 유지, 보호 및 활용과 관련하여 수행한 기능 및 그 기능을 수행하면서 투여한 자본과 노력 등의 규모, 양 당사자가 수행한 기능이 상표를 통한 수익 창출에 기여하였는지 여부 및 그 정도, 해당 상표에 대한 일반 수요자들의 인식, 그 밖에 상표의 등록․사용을 둘러싼 제반 사정 등을 종합적으로 고려하여 상표권자가 상표권 사용료를 지급받지 않은 행위가 과연 경제적 합리성을 결여한 비정상적인 것인지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2023. 6. 1. 선고 2021두30679 판결 참조).

라. 인정사실

다음의 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제11 내지 17, 19 내지 21, 23호증의 각 기재, 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다.

1) AA산업은 AA그룹의 제1대 그룹회장체제 출범과 함께 계열사를 효율적으로 통솔할 수 있는 지주회사의 역할을 하고 그룹체제로 나아가기 위하여 설립되었다. 그리고 조직구조상 AA산업에 소속된 부서인 전략경영본부(회장부속실에서 명칭이 변경 되었다, 이하 ⁠‘그룹 전략경영본부’라 한다)는 1978년경 AA그룹의 다른 계열사들에게 창업자의 아호인 ⁠‘AA’를 포함시키는 것을 주된 내용으로 하는 그룹 데코마스(DECOMAS : Design Coordination as a Management Strategy, 경영전략으로서의 디자인 조정ㆍ통합) 작업을 진행하고, AA그룹 내 주요 계열사의 상호에 ⁠‘AA’를 통일적으로 사용하기로 결정하였다.

2) AA산업의 전신인 삼양타이어는 1978. 4.경 ⁠‘AA’가 포함된 표장을 단독명의로 출원하여 상표등록을 하였다. 그리고 AA산업은 삼양타이어를 흡수합병한 후인 1986.10.경 ⁠‘AA’, ⁠‘☆’ 또는 ⁠‘□’가 포함된 표장에 관한 상표권 또는 서비스권을 단독명의로 출원하여 등록을 마쳤다. 그런데 그 이후로 AA그룹의 계열사는 ⁠‘AA’가 포함된 표장에 관한 상표를 자기의 단독명의 또는 다른 계열사와의 공동명의로 출원하여 상표등록을 하기도 하였는데, 그중 원고 및 AA폴리켐, AA피앤비화학 등의 상표등록 내역은 별지 1 목록 기재와 같다.

3) 한편, AA케미칼은 1999. 8.경 AA산업, 원고, AA폴리켐, AA피앤비화학 등에 ⁠“AA케미칼은 ⁠‘AA케미칼’ 명칭으로 상표등록출원을 계획 중인데, ⁠‘AA’를 핵심 요체로 하는 기 등록 상표들로 인해 단독 상표등록이 불가능하므로 협조를 요청하고, 기 등록되어 있는 상표의 출원인 전원을 당사 상표의 공동명의인으로 출원할 경우 당사의 상표등록이 가능하고, 5개사는 당사 상표에 대한 권리를 소유하게 된다.“라고 통보하였다. 그 이후 이러한 ⁠‘AA케미칼’ 상표에 관하여, 그룹 전략경영본부는 2005. 1.경 원고에게 ”회장 지시로 출원된 ⁠‘AACC그룹’ 상표가 기 등록된 상표로 인해 상표등록이 거절되었는데, 보정을 위하여 다른 계열사들은 위 상표에 저촉되는 상표에 관한 권리를 모두 포기하였으니, 원고도 ⁠‘AA케미컬’ 상표권의 포기에 협조하여 달라.“는 취지를 통보하기도 하였다.

4) AA그룹은 2005년경 그룹의 신규 CI(Corporate Identity, 기업을 나타내는 시각적 상징)로 이 사건 상표 중 ⁠‘ ’ 표장을 제작하였는데, 그 제작비용은 전 그룹의 계열사들이 매출액에 비례하여 분담하였다. 또한 그룹 전략경영본부는 2007년경 그룹 계열사에 각 계열사가 분담하는 그룹 전략경영본부 운영비용에는 광고비, 협찬비, 프로모션, 홍보영상물에 대한 비용 등이 포함되어 있다는 내용을 통보하였다.

5) 그룹 전략경영본부가 2007년경 외부에 법률자문을 의뢰하여 작성한 의견서에는 ⁠‘AA그룹은 현재 AA산업과 원고 양사의 지주회사 체제로 전환할 것을 계획하고 있고, 이에 따라 주된 상표를 위 2개사 명의로 변경하는 절차를 준비하고 있다. 그런데 이 사건 상표권 지분에 관한 양도회사와 양수회사가 AA그룹의 계열회사라는 점, 이 사건 상표는 AA그룹을 대표하는 상표로서 본질적으로 이에 대한 권리는 어느 한 계열회사가 단독으로 소유할 수 있는 권리가 아니라 AA그룹 전체로서 소유하는 것이므로, 지주회사인 양사가 소유권을 갖는다고 보는 것이 합리적이다’는 취지의 내용이 기재되어 있다. 그리고 원고는 2007년경 위와 같은 양대 지주회사 체제 전환 과정에서 이 사건 상표권의 명의를 이전받기 위하여 그 명의이전에 필요한 등록비용 정도만을 부담하였다.

6) 원고는 2017. 2. 28. 원고 측 계열사와 사이에, 각 회사 관련 언론보도에 대한 대응, 각 회사 경영 현안과 관련된 대관 업무 진행과 관련된 업무 등을 담당하는 대외협력팀의 운영에 관한 공통업무 비용을 분담하는 내용의 합의서를 작성하였다. 한편, 2015내지 2019 각 사업연도에, 원고 및 원고 측 계열사들의 매출액 및 광고선전비 내역은 아래 ⁠[표] 기재와 같다.

7) 한편, ⁠‘AA정수기’라는 출원상표가 선사용상표인 ⁠‘AA’와 유사하다는 이유로 그 등록이 거절된 사안에서, 법원은 2007. 2. 7. ⁠‘AA라는 선사용상표는 60여 년에 걸쳐서 이룩된 기업집단인 AA그룹의 약칭으로서, 각 계열사의 기업 활동과 그룹의 예술, 장학사업 등을 통하여 일반 수요자 사이에 널리 알려져 저명성이 있으므로, 위 출원상표는 저명한 타인의 명칭 또는 상호의 약칭을 포함하는 상표에 해당하여 등록을 받을 수 없다’는 이유로 위 출원인의 심결 취소청구를 기각하는 판결을 선고하였다(특허법원 2006허7313).

마. 구체적 판단

위 인정사실과 각 증거, 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 제출된 증거들만으로는 원고가 2015 내지 2019 각 사업연도에 원고측 계열사로부터 이 사건 상표권 사용료를 수취하지 아니한 것이 경제인의 입장에서 볼때 부자연스럽고 불합리한 행위계산으로서 경제적 합리성을 결여한 비정상적인 거래에 해당한다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 그런데도 이와 달리 원고의 행위에 관하여 법인세법 제52조 제1항 부당행위계산부인 규정을 적용한 이 사건 처분은 원고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제89조). 한편, 관련 법리에서 본 것처럼, 상표등록 제도의 주된 목적은 상표 사용자의 업무상 신용을 보호하는 것에 있는데, 상표에 화체된 거래상 신용 내지 명성은 상표법상 등록이라는 제도에 의하여 곧바로 창설되는 것이 아니라, 상표 사용자가 위 상표를 계속하여 사용하며 사업활동 등을 영위함으로써 구축된다. 이에 비추어 보건대, 이 사건 상표 중 ⁠‘AA’에 관한 부분은 원고가 공동명의로 상표등록을 마치기 훨씬 전인 1970년대부터 상호에 ⁠‘AA’라는 표장을 포함한 각 계열사 또는 ⁠‘AA그룹’이라는 기업집단에 의하여 여러 사업분야에서 널리 사용되어 온 것임을 알 수 있다. 또한 위 상표는 원고 등 AA그룹의 특정 계열사가 아니라 AA그룹 계열사 전체를 통할한 그룹 전략경영본부의 주도로 개발ㆍ고안되었고, ⁠‘AA’가 포함된 표장도 당초에는 지주회사 등 특정 계열사에 한정되지 않고 당시 이를 사용하고 있던 계열사의 단독 또는 공동 출원에 의하여 개별적으로 상표등록이 마쳐진 적이 있다. 이처럼 이 사건 상표는 원고의 독자적인 사업활동 등을 통해 전적으로 그 경제적 가치가 형성된 경우에 해당한다고 볼 수 없고, 그 등록 이전부터 ⁠‘AA그룹’이라는 기업집단 전체의 활동에 의하여 경제적 가치가 개발ㆍ향상되었다고 볼 여지가 크다.

2) AA그룹은 그룹 상부의 의사에 따라 이 사건 상표권에 관한 등록명의를 지주회사 역할을 할 특정 회사에 집중하기로 결정하였고, 계열사들은 자기가 등록한 상표권을 특별한 대가를 받지 않고 양도하거나 포기하였다. 마찬가지로, 원고는 2007년경 위와 같이 이 사건 상표권에 관한 공유지분권자가 되는 과정에서 명의이전에 필요한 등록비용 정도를 부담한 외에, 다른 계열사에 별도로 이 사건 상표권의 이전에 관한 대가를 지불하지 않은 것으로 보인다. 이처럼 원고가 2007년경 이 사건 상표권에 관한 등록권자가 될 수 있었던 것은 원고가 위 상표의 경제적 가치를 형성하는 데에 다른 계열사보다 더 많은 기여가 있었기 때문이 아니라, AA그룹이 양대 지주회사로 체제를 전환하면서 원고가 지주회사가 될 수 있는 지배구조, 회사규모 및 자격 등의 요건을 갖추었고, 그룹 자산의 효율적인 관리가 필요하다는 사업상의 이유로 인한 것이었음을 알 수 있다. 이와 달리, 원고가 이 사건 상표권을 취득함에 있어, 위 상표를 이전부터 사용해 오던 다른 계열사에 대가를 지불하는 등 경제적인 측면에서 그 사용에 관하여 독점적이고 배타적인 권리를 정당하게 획득하였다고 평가할 만한 사정은 없다.

3) 이 사건 상표 중 AA에 관한 부분은 1978년경 AA산업의 출원에 의하여 최초로 상표등록이 된 후, AA그룹 내 대부분의 계열사의 상호에 포함되어 사용되어 왔으므로, 이 사건 상표는 그 무렵부터 AA그룹이라는 전체 기업집단에 의하여 유지ㆍ관리되었다고 보아야 한다. 실제로 이 사건 상표 중 ⁠‘◯’ 에 관한 부분을 제작할 때에는 AA그룹 내 각 계열사가 자기의 매출규모에 따라 그 비용을 분담하기도 하였고, 각 계열사는 그룹 전략경영본부에 광고비, 협찬비 등을 운영비용 명목으로 지급하면서 이 사건 상표의 가치향상에 기여하였다. 또한 원고 및 원고 측 계열사는 AA그룹으로부터 계열분리를 마친 후에도, 상표권의 가치향상과 관련되어 있다고 볼 수 있는 대외협력 업무비용을 공동으로 분담하고 있고, 각자 광고선전비를 지출하고 있다. 비록 위 광고선전비는 그 규모에 있어 각 계열사마다 큰 차이가 있지만, 원고 및 원고 측 계열사 사이의 매출 규모에도 작지 않은 차이가 있고, 원고가 속한 기업집단의 계열사들이 주로 기업 간 거래를 주된 목적사업으로 영위하는 이른바 비투비(B2B) 회사들이라는 점을 고려하면, 위와 같은 광고선전비의 규모만을 가지고 원고만이 단독으로 이 사건 상표권의 유지ㆍ관리를 담당하였다고 평가할 것은 아니다.

4) 관련 민사사건에서, 법원은 AA산업과 원고 등 다른 계열사 사이에 체결된 이 사건 상표사용계약에 따른 비용은 그 실질이 상표사용료가 아니라 그룹 전략경영본부의 운영비용이라고 판단하였다. 이처럼 AA산업은 이 사건 상표권에 관한 사법상 권리가 있고, 또 그룹 운영에 필요한 공통비용을 지급받을 필요가 있었음에도, 위 계약체결 당시 계열사로부터 적어도 상표권에 관한 사용료를 징수할 의사는 없었고, 다른 계열사도 AA산업에 사용료를 지급할 의사가 없었던 것으로 보인다. 이와 같은 취지에서, 위 법원은 AA산업의 청구를 기각한 이유 중 하나로 ⁠‘AA그룹 계열사들 사이에서 AA산업이 AA그룹 상표의 실질적 권리자로 인식되었다고 볼 수 없다’는 점을 들었는데, 이러한 판단에서 AA그룹 계열사 사이에 이 사건 상표권의 권리자를 누구로 인식하였는지에 관한 관점이 드러난다. 또한 특허법원은 ⁠‘AA라는 상표는 60여 년에 걸쳐 이룩된 기업집단을 나타내는 약칭이고, 각 계열사의 각종 활동으로 저명성을 획득하였다’고 판단하였다. AA그룹이 양대 지주회사 체제 전환을 위해 검토한 외부 법률자문서에도 ⁠‘이 사건 상표권은 본질적으로 어느 한 계열회사가 독점할 수 있는 권리가 아니라, 그룹 전체가 소유하는 권리이다’는 내용이 포함되어 있다. 이와 달리, AA그룹내 계열사가 이 사건 상표권을 특정 계열사의 소유로 인식하거나, 일반 수요자들이 이 사건 상표를 전통적으로 원고만을 식별하기 위하여 사용되는 표장으로 인식하고 있다고 볼 만한 사정은 없다.

5) 그렇다면, 비록 원고가 그 지분의 범위 내에서 이 사건 상표권을 독점적으로 사용할 수 있는 법률상 지위에 있기는 하지만, 이 사건 상표권에 관하여 특수한 사정을 공유한 동일한 기업집단 내 다른 계열사에 대한 관계에서, 반드시 위 상표권의 사용으로 인한 수익을 독점적으로 향유하면서 사용료를 수취하여야 하는 경제적 실질을 가지고 있다고 단정하기 어렵다.

3. 결론

원고의 청구는 이유 있으므로 이를 모두 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

출처 : 서울행정법원 2024. 01. 18. 선고 서울행정법원 2022구합89845 판결 | 국세법령정보시스템