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화장품 상표 'ROYAL BEE'의 식별력과 상표등록무효 판단기준
2021허3604* 본 법률정보는 대법원 판결문을 바탕으로 한 일반적인 정보 제공에 불과하며, 구체적인 사건에 대한 법률적 판단이나 조언으로 해석될 수 없습니다. 동일해 보이는 상황이라도 사실관계나 시점 등에 따라 결론이 달라질 수 있으므로, 자세한 내용은 변호사와 상담을 권장합니다.
등록무효(상)
[특허법원 2022. 1. 28. 선고 2021허3604 판결]
【전문】
【원 고】
주식회사 피플앤코 (소송대리인 변리사 박수조)
【피 고】
엔프라니 주식회사 (소송대리인 변리사 한태근 외 1인)
【변론종결】
2022. 1. 14.
【주 문】
1. 특허심판원이 2021. 4. 14. 2020당1866호 사건에 관하여 한 심결 중 (상표등록번호 생략) 상표의 지정상품 중 ‘화장품, 립스틱, 메이크업 화장품, 바디로션, 스킨로션, 화장제거용 로션, 비비크림, 샤워겔, 의료용을 제외한 크림, 헤어로션, 화장용 마스크팩, 마스카라, 핸드로션, 화장용 마스크, 샴푸, 미용비누, 세면용품’에 대한 부분을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
【청구취지】
주문 기재와 같다.
【이 유】
1. 기초사실
가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제2호증)
1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호: 2014. 7. 21./ 2015. 4. 13./ 2015. 4. 17./ (상표등록번호 생략)
2) 구성:
3) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 화장품, 립스틱, 메이크업 화장품, 바디로션, 스킨로션, 화장제거용 로션, 비비크림, 샤워겔, 의료용을 제외한 크림, 헤어로션, 화장용 마스크팩, 마스카라, 핸드로션, 네일에나멜, 향료, 화장용 마스크, 샴푸, 미용비누, 치약, 세면용품
나. 선등록상표 및 선사용상표들
(주2) 원고는 이 사건 심결에서 선사용상표로 ‘’, ‘’를 제시하였으나, 이 사건 소송에서 선사용상표 1, 2, 3으로 그 주장을 정리하였다.
1) 선등록상표 1(갑 제9호증)
가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2012. 11. 26./ 2014. 1. 29./ (상표등록번호 2 생략)
나) 구성:
다) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 루즈, 립스틱, 마사지용 겔, 마사지용 오일, 메이크업 파운데이션, 메이크업 화장품, 목욕용 염, 목욕용 화장품, 미용목욕물첨가제, 미용크림, 바디로션, 바디밀크, 바디안에센스, 바디오일, 바디크림, 배스겔, 배스로션, 배스비드, 배스오일, 배스폼, 볼터치, 비의료용 목욕염, 샤워겔, 샤워크림, 샤워폼 및 배스폼, 선블록로션, 선스크린제, 스킨로션, 스킨케어용 화장크림, 스킨케어용 화장품, 스킨크림, 스킨클렌저, 아이로션, 아이메이크업 리무버, 아이섀도, 아이크림, 에테르에센스, 의료용을 제외한 마사지 젤, 의료용을 제외한 크림, 인체용 에센셜 오일, 체중감량용 화장품, 콜드크림, 탈모제{화장용}, 파마중화제, 파운데이션, 퍼머넌트웨이빙로션, 퍼퓸크림, 페이셜 로션, 페이셜 크림, 페이스 밀크 및 로션, 페이스 및 바디로션, 페이스 및 바디밀크, 페이스 및 바디용 화장품, 페이스 및 바디케어용 로션, 페이스 및 바디크림, 피부미백크림, 핸드로션, 향수, 헤어겔, 헤어글레이즈, 헤어나리셔, 헤어로션, 헤어모이스처라이저, 헤어무스, 헤어스프레이, 헤어컨디셔너, 헤어컨디셔닝 오일, 헤어케어로션, 헤어케어크림, 헤어크림, 헤어토닉, 화장수, 화장용 겔, 화장용 과산화수소, 화장용 그리스, 화장용 나리싱크림, 화장용 로션, 화장용 루즈, 화장용 마스크팩, 화장용 매니큐어, 화장제거제, 화장품, 화장품 키트[화장품 세트], 상품류 구분 제10류의 가정용 전기마사지기, 미용마사지장치.
2) 선등록상표 2(갑 제9호증)
가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2016. 9. 26./ 2017. 8. 8./ (상표등록번호 3 생략)
나) 구성:
다) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 화장품, 손톱영양제, 손톱오일, 손톱페인트(화장품), 매니큐어, 손톱용 젤폴리쉬, 피부용 화장오일, 피부용 화장크림, 스킨케어로션(화장품), 메이크업 화장품, 마스크팩, 기능성 화장품, 노화방지용 화장품, 두발 및 두피화장품, 목욕 및 샤워용 화장품, 선블록화장품, 향료 및 향수용 오일, 헤어샴푸, 미용비누, 구강 및 치아관리용 화장품
3) 선사용상표 1(갑 제11호증)
가) 구성:
나) 사용상품: 화장품 등
4) 선사용상표 2(갑 제15호증)
가) 구성:
나) 사용상품: 화장품 등
5) 선사용상표 3(갑 제19호증)
가) 구성: ROYAL BEE,
나) 사용상품: 꿀 등
다. 이 사건 심결(갑 제1호증)의 경위
1) 원고는 2020. 6. 19. 특허심판원에 피고를 상대로 “이 사건 등록상표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호, 제7조 제1항 제11호에 해당하고, 선사용상표 ‘’, ‘’와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.”고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2020당1866호로 심리한 다음, 2021. 4. 14. “이 사건 등록상표는 그 지정상품의 원재료, 성분 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 볼 수 없으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않고, 같은 이유에서 이 사건 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없으므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않으며, 위 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 당시에 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표 내지 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 볼 수 없는 이상, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.”는 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 19호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지
2. 당사자의 주장
가. 원고
1) 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘화장품, 립스틱, 메이크업 화장품, 바디로션, 스킨로션, 화장제거용 로션, 비비크림, 샤워겔, 의료용을 제외한 크림, 헤어로션, 화장용 마스크팩, 마스카라, 핸드로션, 화장용 마스크, 샴푸, 미용비누, 세면용품’에 대하여 사용할 경우 일반 수요자로 하여금 ‘로얄젤리’, ‘꿀’ 등을 원재료로 사용한 것으로 직감시키므로, 그 지정상품의 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 것이어서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.
2) 이 사건 등록상표가 ‘로얄젤리’, ‘꿀’ 성분이 함유되지 않은 지정상품에 사용되는 경우, 일반 수요자가 상품의 품질을 오인할 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단에 해당한다.
3) 이 사건 등록상표 중 ‘로얄’, ‘ROYAL’ 부분과 ‘비’, ‘BEE’ 부분은 모두 식별력이 없으므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다.
4) 이 사건 등록상표의 요부는 ‘BEE’ 부분이므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.
5) 이 사건 등록상표는 선사용상표 1, 2, 3과의 관계에서, 선사용상표 1 ‘Abeille Royale Bee’와 선사용상표 2 ‘Abeille Royale’은 미국과 유럽, 선사용상표 3 ‘ROYAL BEE’는 인도에서 각각 특정인의 상표로 인식되고 있고, 부정한 목적이 인정되므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.
나. 피고
1) 이 사건 등록상표는 ‘국왕의 벌’, ‘왕족 벌’ 등을 직감시키고, ‘ROYAL BEE’, ‘로얄비’ 전체가 화장품의 품질표시로 사용된 바가 없으며, 화장품에 ‘로얄젤리’, ‘꿀’ 등과 무관하게 ‘로얄’ 또는 ‘로열’이라는 표장이 사용된 사례가 있으므로, 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 인정되어 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호, 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.
2) 이 사건 등록상표는 전체관찰되어야 하므로 선등록상표들과 비유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.
3) 이 사건 등록상표는 선사용상표 1, 2와 그 표장이 다르고, 선사용상표 3은 특정인의 상표로 알려졌다 할 수 없어 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.
3. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부
가. 관련 법리
구 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).
한편, 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 각호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).
나. 인정사실
아래 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제4 내지 6, 22 내지 46, 48 내지 96, 98 내지 198호증, 을 제3, 9 내지 11, 15호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지를 종합하면 이를 인정할 수 있다.
1) 아래에서 보는 바와 같이 ‘로열젤리’와 ‘꿀’은 오래 전부터 피부 노화를 방지하고 피부를 윤기 나게 가꾸어 주는 미용성분으로 알려져 화장품 원재료로 사용되어 왔고, 국내에서는 2007년경부터 ‘로열젤리’ 성분이 포함된 일본 화장품이 판매되기 시작한 이후 현재까지 ‘로열젤리’와 ‘꿀’ 성분이 화장품, 샴푸, 미용비누 등(이하 ‘화장품 등’이라 한다)에 다수 사용되어 왔다. 그리고 2010. 4. 30. 시행된 식의약안전청고시 제2010-24호의 [별표 2]에는 로얄젤리 추출물을 화장품 제조(수입)에 사용 가능한 원료로 고시하고 있다.
2007. 9. 1.자 뷰티경제(갑 제33호증)로열젤리가 주성분인 일본의 고품질 화장품이 국내에서 판매가 개시된다는 내용이 기재되어 있음2008. 11. 13.자 중앙일보(갑 제35호증)‘녹차 잎·로열젤리로 ’피부 시계‘ 되돌리세요’라는 제목의 기사에는 오르비스에서는 업계 최초로 로열젤리 발효원액을 배합한 ‘엑셀런트 시리즈’를 출시했다는 내용의 기사가 게재됨2009. 10. 16.자 국민일보(갑 제30호증)“로열젤리란 여왕벌이 먹는 특별한 영양식으로 필수영양소의 집합체. (중략) 자연호르몬처럼 작용해 피부의 노화를 늦추고 스트레스를 감소시키며 피부를 윤기 나게 가꾸어 준다.”라는 내용이 기재되어 있고, 이와 관련된 제품으로 울트라 모이스트 솔루션 크림(닥터영), 펄프 비타민 퍼스트링클 크림(꼬달리), 에센셜 데미지 리페어 헤어팩(미쟝센) 등의 제품이 소개됨2010. 8. 10.자 중앙일보 기사(갑 제5호증) 및 2013. 10. 디자인 하우스(갑 제4, 96호증)2010. 국내에 출시된 겔랑의 ‘아베이 로얄 유쓰 세럼’에 관한 것으로, 벌꿀과 로열젤리로 이루어진 주성분인 ‘퓨어 로얄 농축액’이 함유되어 있다는 내용의 기사가 게재됨2013. 11. 4.자 우먼데일리(갑 제29호증)“유통업계 관계자는 ‘동의보감에도 벌꿀이 기운을 돋우며 독을 풀 뿐 아니라 아픈 것을 멎게 한다고 나올 정도로 꿀은 옛날부터 다양하게 사용되어 왔다’며 ‘최근 풍부한 미네랄과 비타민 덕분에 피로 회복 및 노화방지에도 탁월한 꿀의 효능이 다시 각광을 받으며 꿀이 들어간 제품이 인기를 끌고 있다’고 전했다.“라는 내용의 기사가 게재됨2012. 2. 15.자 레이디경향 기사(갑 제27호증)‘지금 가장 핫한 아이템, 꿀＆홍삼 화장품’이라는 제목으로 “시중에 나와 있는 제품엔 일반 벌꿀 외에도 프로폴리스와 로열젤리를 함유한 제품이 많다. (중략) 여왕벌의 먹이인 로열젤리는 노화 억제 효능이 뛰어나고 피부 신진대사를 도와 맑고 환한 피부로 가꿔주는 효과가 있다.”라고 기재되어 있고, 이와 관련된 제품으로 아베이 로얄 프리페어링 토너 퍼밍 리프트(겔랑), 유채꿀 립밤(이니스프리), 허니 스윗 걸즈 아이젤(샤라샤라), 맘스내깅 미니돌 허니 립밤(더샘), 골드 허니 팩(마몽드), 로열젤리 모이스처 크림(더페이스샵) 등이 소개됨2012. 11. 13.자 뷰티경제(갑 제31호증)꿀 성분 화장품은 지성피부에도 효과가 있다고 소개함. 스킨푸드의 ‘로얄허니’ 라인, 이니스프리의 ‘유채꿀 세럼’, LG생활건강의 ‘라끄베르 리블라섬 로얄 허니 크림’ 등이 소개됨2012. 4. 23.자 스포츠한국 인터넷기사(갑 제32호증)“꿀은 고대로부터 내려오는 미용성분이다. 꿀이나 로열젤리 등 양봉 즉 벌을 이용해 얻은 성분의 뷰티 제품들이 피부 약의 대안으로 떠오르고 있다. (중략) 겔랑이 선보인 로얄 라인은 프랑스 위쌍에만 서식하는 블랙 비(Black Bee)가 만드는 로열젤리를 성분으로 한다.”라는 내용의 기사가 게재됨2013. 9. 13.자 우먼타임즈(갑 제37호증)‘받아도 절대 싫지 않은 추석 선물~’이라는 제목으로, “건강에 좋기로 유명한 꿀이 피부에도 좋아 화장품 원료로 각광을 받고 있다. 〈참존〉의 [플레지엄 마누카 로얄 3종 세트]에는 입에 넣기도 비싼 뉴질랜드 최상급 마누카꿀, 로열젤리, 프로폴리스 성분 등이 함유됐다. 이는 피부 건조 방지, 영양 공급, 피부 면역력을 강화에 도움을 준다.”라는 내용의 기사가 게재됨2015. 1. 2.자 레이디경향(갑 제38호증)“꿀 성분 화장품으로 꿀 피부 만들기’라는 제목으로, ‘극심한 건조함으로 피부에 탁월한 효능의 스킨케어를 원한다면 즉각적인 진정효과가 있는 꿀을 주목할 것. (중략) 꿀 속의 풍부한 미네랄과 아미노산이 공기 중의 수분을 끌어당겨 피부를 촉촉하게 할 뿐 아니라 향균·소염 효과가 있어 뾰루지 등의 트러블을 빠르게 진정시킨다. 이런 특징 때문에 클레오파트라는 꿀과 우유를 섞어 목욕을 했으며, 예부터 우리나라에서는 꿀 찌꺼기로 팩을 하는 미용법이 전해 내려오기도 했다. 지금도 입술 각질을 즉각적으로 진정시키거나 천연 팩을 만들 때 꿀이 애용되고 있다.”라는 내용의 기사가 게재됨2015. 2. 3.자 뷰티경제(갑 제39호증)“오래 전부터 보습력과 항산화 능력으로 피부 관리를 위해 각광받아 온 꿀이 식품업계에 불어 닥친 허니(honey) 열풍에 힘입어 화장품 원료로써 다시금 조명 받고 있다. 스킨푸드는 유럽의 청정지역에 서식하는 ’블랙비(흑생종 벌)‘의 꿀 성분이 들어간 ‘로열허니’ 라인을 갖추고 있다. 이니스프리는 제주의 유채꿀 추출물을 40-50% 함유한 ‘유채꿀’라인을 갖추고 있다. 엔프라니에서는 지난 달 ‘자연 숙성 완숙꿀’을 함유한 ‘데이시스 로얄비 베이스메이크업 라인’을 출시했다.”라는 내용의 기사가 게재됨2013. 10. 24.자 ALLURE(갑 제46호증)“‘피부에 꿀맛’이라는 제목으로, 꿀이 피부에 이롭다는 건 널리 알려진 사실. 그만큼 꿀로 만든 화장품은 이토록 다양하게 선보이고 있다. 그래서, 꿀피부를 원한다면 꿀 화장품을 찾을 일이다. (중략) 로열젤리 성분이 함유된 화장품의 경우 비타민과 무기질이 풍부하고 항산화 효과가 탁월하며, 노화 억제 효능이 있어 피부를 윤기 있고 촉촉하게 가꾸기 때문에 건조한 피부에 추천한다.”라는 내용의 기사이고, 관련 제품으로 참존의 플레지엄 스킨-리페어 로얄 앰플, 스킨푸드의 로열허니 토너, 겔랑의 아베이 로얄 페이스 트리트먼트 오일, 라끄베르의 리블라섬 로얄 허니 크림, 보브의 허니 마사지 히팅 클렌징 젤 등이 소개됨2013. 10. 4.자 헬스코리아뉴스(갑 제42호증)“꿀 성분이 함유된 헤어 제품을 사용하면 ‘꿀피부’ 못지 않은 ‘꿀광’ 머릿결을 가질 수 있다. 러쉬 페어 트레이드 허니 샴푸, 마쉐리 글로스 밀키 왁스(고농축 트리트먼트 헤어 왁스) 등에 꿀이 함유되어 있다.”라는 내용의 기사가 게재됨2013. 9. 30.자 EBN 산업경제신문(갑 제74호증), 2013. 10. 16.자 네이버 카페 및 네이버 블로그(갑 제171 내지 178호증)더바디샵의 ‘허니매니아’ 라인에 ‘허니매니아 배쓰 앤 바디 컬렉션’에 관한 글로서 허니매니아 샤워젤, 허니매니아 바디 버터, 허니매니아 크림 바디 스크럽, 허니매니아 비누 등이 소개됨2015. 4. 13.자 헤럴드경제(갑제192호증)댕기머리에서 출시한 ‘사카잉키 골드 테라피라인’은 손상된 모발에 영양을 공급해 주는 샴푸와 트리트먼트 제품으로, 트리트먼트 제품에는 로열젤리 성분이 포함되어 있다는 내용의 기사임2013. 5. 3.자 한국경제TV(갑 제194호증)“두피를 깨끗하게 세정할 샴푸 중에서도 꿀 성분이 함유된 레오놀그렐의 일반 건성 두피용 꿀 샴푸를 추천한다. 풍부한 영양과 효소로 익히 잘 알려진 꿀은 두피와 모발에 영양과 보습을 주어 두피를 튼튼하게 만들고 모발에는 윤기와 탄력을 부여한다. 특히, 가늘어지고 힘이 없는 모발에 힘과 탄력을 주어 장년층이나 노년층의 두피모발관리에 탁월하다.”라는 내용의 기사가 게재됨2013. 8. 27.자 서울파이낸스(갑 제196호증)LG생활건강이 홍삼, 꿀, 지황 등 한방 성분이 포함되어 있는 ‘리엔 백단향’ 샴푸를 출시하였다는 내용의 기사임2008. 4. 1.자 파이낸셜뉴스(갑 제197호증)아모레퍼시픽은 지황, 꿀, 인삼, 복령 등을 넣고 오랜 시간 다려낸 3대 명약 중 하나인 ‘경옥고’가 함유된 ‘려’ 샴푸를 출시하였다는 내용의 기사임2009. 12. 28.자 세계일보 기사(갑 제198호증)아모레퍼시픽 미쟝센은 특허 받은 모발손상 집중관리 성분이 함유된 최상급 아르간 오일, 로얄젤리, 로즈워터의 고농축 에센셜 추출물이 손상된 모발 속에 침투해 모발의 조직력과 보습력을 강화하고 유수분 균형을 맞춰줘 거칠어진 머릿결을 가볍고 찰랑거리게 가꿔준다는 내용의 기사임
2) 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 ‘로얄젤리’, ‘꿀’ 성분이 함유된 화장품 등과 관련하여 언론기사, 블로그 리뷰 등이 작성되었는데, 그 중 다수의 제품명에 ‘로얄’ 또는 ‘로열’, ‘ROYAL’ 등이 포함되거나 ‘BEE’ 또는 벌 모양의 도형이 포함되어 있고, 그 구체적인 그 제품의 명칭과 사진은 아래와 같다.
3) 다음과 같은 언론 기사에 의하면, 2010.경 국내에서 출시된 겔랑의 ‘아베이 로얄’ 라인의 제품을 소개함에 있어서 그 주성분은 “퓨어 로얄 농축액”으로 벌꿀과 로열젤리로 이루어져 있음을 명시하고 있고, 이러한 내용은 ‘아베이 로얄’ 라인 제품을 소개하는 인터넷 블로그 등에도 동일하게 게재되어 있다.
2010. 8. 10.자 중앙일보 기사(갑 제5호증)“‘겔랑 아베이 로얄 유쓰 세럼 퍼밍 리프트 링클 코렉션(이하 아베이 로얄 유쓰 세럼)’의 주성분인 ‘퓨어 로얄 농축액’은 블랙비의 벌꿀을 비롯해 추적이 확실한 프랑스의 로얄젤리만을 사용해서 만든다.”라는 내용의 기사가 게재됨2013. 10. 디자인 하우스(갑 제4, 96호증)‘Brand NEW vs. Steady Seller’라는 제목으로, “겔랑 아베이 로얄 유쓰 세럼 주름을 개선하고 탄력을 되살려주는 퓨어 로열 농축액이 함유된 세럼”이라는 내용의 기사가 게재됨2013. 10. 17.자 조선일보(갑 제53호증)‘겔랑 안티에이징 트리트먼트 아베이 로얄’이라는 제목으로, “겔랑은 위쌍 허니와 솔로뉴 로열 젤리의 2가지 천연 원료를 독자적 기술력으로 재탄생시켜 탄생한 새로운 아베이 로열 트리트먼트 제품을 선보인다. (중략) 바르는 로열 젤리 트리트먼트로서 피부에 순수한 형태로 제공하여 안색을 맑게 하고, 피부 회복을 촉진한다.”라는 내용의 기사가 게재됨
4) 한편, 피고는 이 사건 등록상표와 관련하여, 그 등록결정일 이전인 2014. 8.경 아래 사진과 같이 로열젤리와 꿀 성분이 함유된 화장품인 ‘엔프라니 데이시스 로얄비’ 라인 5종인 ‘DAYSYS ROYAL BEE SKIN SOFTENER’, ‘DAYSYS ROYAL BEE EMULSION’, ‘DAYSYS ROYAL BEE PROPOLIS SERUM’, ‘DAYSYS ROYAL BEE ROYAL JELLY CREAM’, ‘DAYSYS ROYAL BEE BEE VENOM WRINKLE SOLUTION’을 출시하였고, 2015. 1.경 ‘엔프라니 데이시스 로얄비 베이스메이크업’ 라인인 ‘DAYSYS ROYAL BEE PERFECT COVER FOUNDATION’, ‘DAYSYS ROYAL BEE HONEY COVER CAKE’ 등을 출시하여 판매하여 왔으며, 위 제품들에 ‘꿀’과 ‘로열젤리’ 성분이 함유되어 있다는 내용의 언론 기사가 보도되거나 블로그 등에 리뷰가 작성되었다.
5) 그리고 피고는 아래 사진과 같이 다양한 화장품 제품을 판매하고 있는데, 그 제품 상단에는 회사명 내지 대표적인 브랜드인 ‘DAYSIS’, ‘ENPRANI’, ‘ESTHE’ 등을, 중단에는 이 사건 등록상표 ‘ROYAL BEE’를 포함하여, ‘ROYAL CAVIAR’, ‘ALOECA’, ‘PREMIUM COLLAGEN CREAM’, ‘BLACK SNAIL’ 등 그 원료와 관련된 것으로 보이는 문자를, 하단에는 ‘ROYAL JELLY CREAM’, ‘Cream’, ‘Renewing Cream’, ‘Repair Cream’ 등 제품의 명칭을 각 표기하고 있고, 인터넷포털사이트 ‘네이버’에서 ‘로얄비 화장품’이라는 키워드로 검색하면 ‘데이시스 로얄비’ 또는 ‘엔프라니 데이시스 로얄비’와 같이 ‘데이시스’ 또는 ‘엔프라니 데이시스’가 함께 표기되어 사용되고 있다.
다. 판단
위 인정사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품인 화장품 등과 관련하여 원재료인 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 함유한 제품을 표시한 것이라고 직감시킨다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로만 된 상표에 해당하므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 봄이 타당하다.
① ‘로열젤리’와 ‘꿀’은 모두 벌이 생산하는 물질로서 오래 전부터 피부 노화를 방지하고 피부에 영양을 공급하는 미용제품으로 사용되어 왔으며, 국내에서는 2007.경부터 로열젤리’와 ‘꿀’이 원료로 사용된 화장품 제품이 출시된 이후로 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전까지 화장품, 샴푸, 미용비누 등에 다수 사용되어 왔다.
② 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 ‘로열젤리’와 ‘꿀’을 화장품의 원재료로 사용한 제품에는 피고 제품 이외에도 ‘아베이 로얄(겔랑)’, ‘로얄허니(스킨푸드)’, ‘플레지엄 스킨 리페어 로얄(참존)’, ‘플레지엄 마누카 로얄(참존)’, ‘탑클래스 로얄(참존)’, ‘진생 로얄 실크(네이처리퍼블릭)’, ‘로얄 시그니처(네이처리퍼블릭)’, ‘아쿠아라벨 로얄 리치(시세이도)’, ‘뉴트릭스 로얄(랑콤)’, ‘맥스클리닉 로얄(한국화장품)’, ‘바이오 오리진 로얄 앰플 비비(한스킨)’, ‘토탈 에이지 리페어 로얄 에센스(에뛰드)’ 등이 있고, 해외 브랜드인 겔랑, 랑콤, 시세이도, 국내 브랜드인 스킨푸드, 참존, 네이처리퍼블릭, 에뛰드 등은 모두 수요자에게 잘 알려져 있는 브랜드로서 위 제품 표장에는 모두 ‘로얄’이 포함되어 있다.
③ 특히 국내에 2010.경 출시되어 판매되고 있는 겔랑의 ‘아베이 로얄’ 라인 제품은 신문기사나 인터넷 블로그 등에 벌꿀과 로열젤리로 만들어진 ‘퓨어 로얄 농축액’이 주성분임을 강조하는 내용이 다수 게재되는 등 ‘로얄’이 벌꿀과 로열젤리 성분을 의미하는 것임을 광고하여 왔다.
④ ‘로열젤리’와 ‘꿀’을 원재료로 한 제품에는 이러한 성분이 포함되어 있음을 쉽게 알 수 있도록 겔랑의 아베이 로얄, 스킨푸드의 로얄허니, 한국화장품의 블랙비, 더바디샵의 허니매니아 바디 케어 컬렉션 제품 등에서 보는 바와 같이 벌 모양의 도형이나 문자 ‘비(BEE)’가 표기된 제품이 다수 존재한다.
⑤ 피고의 화장품 제품에 이 사건 등록상표를 표기함에 있어서 ‘DAYSYS’, ‘ENPRANI’를 ‘ROYAL BEE’보다 크게 사용하고 있고, 실제 거래계에서도 ‘로얄비’만으로 호칭되기 보다는 ‘데이시스 로얄비’, ‘엔프라니 데이시스 로얄비’ 등으로 호칭되고 있는 것으로 보인다.
⑥ 앞서 본 바와 같이 ‘로열젤리’와 ‘꿀’ 성분은 화장품 등의 원재료로 사용되어 왔고, ‘로열젤리’와 ‘꿀’ 성분이 함유된 화장품 등에 대하여 ‘ROYAL(로열 또는 로얄)’이 포함된 제품명이 국내에 잘 알려진 화장품 브랜드에 다수 존재하므로, 수요자와 거래자는 화장품 등에 사용된 ‘ROYAL(로열 또는 로얄)’은 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 것임을 쉽게 인식할 수 있다고 할 것이고, 여기에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’를 생산하는 ‘벌’을 의미하는 쉬운 영어단어인 ‘비(BEE)’가 함께 결합된 경우 더욱 쉽게 벌의 부산물인 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 직감시킬 가능성이 높다.
⑦ 이 사건 등록상표는 한글 ‘로얄비’와 그 영문 표기인 ‘ROYAL BEE’를 단순히 상하 병기한 문자만으로 구성된 표장으로서, 외관상의 구성 및 사용방법이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 아니한다.
⑧ 일반 거래계에서 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 용어로 사용되는 ‘로얄(ROYAL)’과 이를 생산하는 벌을 의미하는 ‘비(BEE)’가 단순 결합된 형태에 불과한 이 사건 등록상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고, 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것은 공익상 타당하지 않다.
라. 피고의 주장에 대한 판단
1) 피고는, 이 사건 등록상표는 ‘국왕의 벌’, ‘왕족 벌’ 등을 직감시키고, ‘ROYAL BEE’, ‘로얄비’ 전체가 화장품의 품질표시로 사용된 바가 없으며, 소비자들 사이에도 품질표시가 아닌 상표로 사용되고 있고, 화장품에 ‘로얄젤리’, ‘꿀’ 등과 무관하게 ‘로얄’ 또는 ‘로열’이라는 표장이 사용된 사례가 있으므로, 원재료를 직감시키지 않는다고 주장한다.
살피건대, 을 제16 내지 43호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하면, ‘ROYAL’은 ‘국왕의’, ‘왕족’ 등을, ‘BEE’는 벌을 의미하는 영어단어로 ‘ROYAL BEE’는 사전적으로는 ‘국왕의 벌’, ‘왕족 벌’의 의미로도 해석되고, ‘로얄비(ROYAL BEE)’ 전체를 화장품 원재료 표시 부분에 기재한 사례는 없는 것으로 보이며, 화장품 등의 제품과 관련하여 ‘로열젤리’, ‘꿀’이 원재료로 사용되지 않은 제품에 대하여도 ‘로얄(ROYAL)’이 포함된 표장이 사용된 사실은 인정된다.
그러나, 앞서 든 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 위 인정사실들만으로는 앞서 본 판단을 뒤집기에 부족하므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
① 이 사건 등록상표의 지정상품 중 화장품 등과 관련하여 일반 거래계에서 수요자나 거래자는 화장품 등에 사용된 ‘로얄(ROYAL)’은 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 것임을 쉽게 인식할 수 있다고 할 것이고, 여기에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 생산하는 ‘벌’을 의미하는 쉬운 영어단어인 ‘비(BEE)’가 함께 결합된 경우 더욱 쉽게 벌의 부산물인 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 직감할 가능성이 높다.
② 이 사건 등록상표인 ‘로얄비(ROYAL BEE)’ 전체를 화장품 등의 원재료 표시로 실제 사용한 사례는 없다고 하더라도 이를 이유로 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 적용이 배제된다고 볼 수 없고(대법원 1994. 10. 14. 선고 94후1138 판결 등 참조), ‘로얄비(ROYAL BEE)’는 일반 거래계에서 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 용어로 사용되는 ‘로얄(ROYAL)’과 벌을 의미하는 ‘비(BEE)’가 단순 결합된 형태에 불과하여 그 수요자나 거래자가 화장품 등의 원재료로 쉽게 인식할 수 있으므로, 이러한 표장을 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것은 공익상 타당하지 않다.
③ 피고는 ‘로얄젤리’, ‘꿀’이 포함되지 않은 화장품 등의 제품에 ‘로얄’, ‘ROYAL’ 이 사용되는 사례가 존재한다고 주장하면서 을 제18 내지 35호증을 제시하고 있고, 그 중 일부는 꿀이나 로열젤리가 사용되지 않은 화장품 제품에 ‘로얄’, ‘ROYAL’ 이 포함되어 사용된 사례가 존재하기는 한다. 그러나 피고 제출 자료 중 네일에나멜 제품(을 제21, 26, 28, 31, 33, 34호증)과 향수 제품(을 제30호증)은 피부나 모발 케어와는 관련 없는 제품으로 취소를 구하는 지정상품과는 상이하며,3)3) 원고는 제3회 변론기일에 ‘네일에나멜’을 취소를 구하는 지정상품에서 제외하는 것으로 청구취지를 변경하였고(제3차 변론조서 참조), ‘향수’는 취소를 구하는 지정상품에 포함되어 있지 않다.
‘로얄 아젤리아’, ‘로얄 골드’, ‘로얄 블루’, ‘로얄 실버’, ‘로얄 인디고’, ‘로얄 카키’, ‘로얄 코발트’ ‘로얄 핑크’ 등의 표장(을 제19, 20, 21, 26, 28, 31, 32, 33, 34호증)은 네일에나멜 제품이나 색조 화장품 등에서 색상 명칭으로 표기된 것이다. 일부 화장품에 ‘로열젤리’, ‘꿀’ 등과 무관하게 ‘로얄(ROYAL)’이 사용된 사례가 일부 존재한다고 하더라도, 일반 거래계에서 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 용어로 사용되는 ‘로얄(ROYAL)’과 벌을 의미하는 ‘비(BEE)’가 단순 결합된 이 사건 등록상표의 경우 수요자나 거래자는 쉽게 ‘벌’의 부산물인 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 직감할 것으로 보인다.
2) 또한 피고는, 이 사건 등록상표는 미국이나 일본에서 등록되었으므로 식별력이 인정되어 등록이 유지되어야 한다고 주장한다.
살피건대, 을 제42, 43호증의 기재에 의하면 상품류 구분 제3류의 지정상품과 관련하여, 일본과 미국에서 각 ‘’, ‘ROYAL BEE’라는 표장으로 상표가 출원되어 등록된 사실은 인정되나, 이 사건 등록상표가 그 원재료를 직감시키는지는 우리나라의 수요자와 거래자를 기준으로 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것은 아니므로, 피고의 위 주장 역시 받아들이지 아니한다.
마. 소결
따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘화장품, 립스틱, 메이크업 화장품, 바디로션, 스킨로션, 화장제거용 로션, 비비크림, 샤워겔, 의료용을 제외한 크림, 헤어로션, 화장용 마스크팩, 마스카라, 핸드로션, 화장용 마스크, 샴푸, 미용비누, 세면용품’ 부분은 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.
4. 결론
그렇다면 원고의 나머지 등록무효사유에 관한 주장에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표의 지정상품 중 위 지정상품 부분은 그 상표등록이 무효로 되어야 할 것이므로, 이 사건 심결 중 위 지정상품에 관한 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
판사 김상우(재판장) 이혜진 김영기
판례 검색
화장품 상표 'ROYAL BEE'의 식별력과 상표등록무효 판단기준
2021허3604* 본 법률정보는 대법원 판결문을 바탕으로 한 일반적인 정보 제공에 불과하며, 구체적인 사건에 대한 법률적 판단이나 조언으로 해석될 수 없습니다. 동일해 보이는 상황이라도 사실관계나 시점 등에 따라 결론이 달라질 수 있으므로, 자세한 내용은 변호사와 상담을 권장합니다.
등록무효(상)
[특허법원 2022. 1. 28. 선고 2021허3604 판결]
【전문】
【원 고】
주식회사 피플앤코 (소송대리인 변리사 박수조)
【피 고】
엔프라니 주식회사 (소송대리인 변리사 한태근 외 1인)
【변론종결】
2022. 1. 14.
【주 문】
1. 특허심판원이 2021. 4. 14. 2020당1866호 사건에 관하여 한 심결 중 (상표등록번호 생략) 상표의 지정상품 중 ‘화장품, 립스틱, 메이크업 화장품, 바디로션, 스킨로션, 화장제거용 로션, 비비크림, 샤워겔, 의료용을 제외한 크림, 헤어로션, 화장용 마스크팩, 마스카라, 핸드로션, 화장용 마스크, 샴푸, 미용비누, 세면용품’에 대한 부분을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
【청구취지】
주문 기재와 같다.
【이 유】
1. 기초사실
가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제2호증)
1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호: 2014. 7. 21./ 2015. 4. 13./ 2015. 4. 17./ (상표등록번호 생략)
2) 구성:
3) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 화장품, 립스틱, 메이크업 화장품, 바디로션, 스킨로션, 화장제거용 로션, 비비크림, 샤워겔, 의료용을 제외한 크림, 헤어로션, 화장용 마스크팩, 마스카라, 핸드로션, 네일에나멜, 향료, 화장용 마스크, 샴푸, 미용비누, 치약, 세면용품
나. 선등록상표 및 선사용상표들
(주2) 원고는 이 사건 심결에서 선사용상표로 ‘’, ‘’를 제시하였으나, 이 사건 소송에서 선사용상표 1, 2, 3으로 그 주장을 정리하였다.
1) 선등록상표 1(갑 제9호증)
가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2012. 11. 26./ 2014. 1. 29./ (상표등록번호 2 생략)
나) 구성:
다) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 루즈, 립스틱, 마사지용 겔, 마사지용 오일, 메이크업 파운데이션, 메이크업 화장품, 목욕용 염, 목욕용 화장품, 미용목욕물첨가제, 미용크림, 바디로션, 바디밀크, 바디안에센스, 바디오일, 바디크림, 배스겔, 배스로션, 배스비드, 배스오일, 배스폼, 볼터치, 비의료용 목욕염, 샤워겔, 샤워크림, 샤워폼 및 배스폼, 선블록로션, 선스크린제, 스킨로션, 스킨케어용 화장크림, 스킨케어용 화장품, 스킨크림, 스킨클렌저, 아이로션, 아이메이크업 리무버, 아이섀도, 아이크림, 에테르에센스, 의료용을 제외한 마사지 젤, 의료용을 제외한 크림, 인체용 에센셜 오일, 체중감량용 화장품, 콜드크림, 탈모제{화장용}, 파마중화제, 파운데이션, 퍼머넌트웨이빙로션, 퍼퓸크림, 페이셜 로션, 페이셜 크림, 페이스 밀크 및 로션, 페이스 및 바디로션, 페이스 및 바디밀크, 페이스 및 바디용 화장품, 페이스 및 바디케어용 로션, 페이스 및 바디크림, 피부미백크림, 핸드로션, 향수, 헤어겔, 헤어글레이즈, 헤어나리셔, 헤어로션, 헤어모이스처라이저, 헤어무스, 헤어스프레이, 헤어컨디셔너, 헤어컨디셔닝 오일, 헤어케어로션, 헤어케어크림, 헤어크림, 헤어토닉, 화장수, 화장용 겔, 화장용 과산화수소, 화장용 그리스, 화장용 나리싱크림, 화장용 로션, 화장용 루즈, 화장용 마스크팩, 화장용 매니큐어, 화장제거제, 화장품, 화장품 키트[화장품 세트], 상품류 구분 제10류의 가정용 전기마사지기, 미용마사지장치.
2) 선등록상표 2(갑 제9호증)
가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2016. 9. 26./ 2017. 8. 8./ (상표등록번호 3 생략)
나) 구성:
다) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 화장품, 손톱영양제, 손톱오일, 손톱페인트(화장품), 매니큐어, 손톱용 젤폴리쉬, 피부용 화장오일, 피부용 화장크림, 스킨케어로션(화장품), 메이크업 화장품, 마스크팩, 기능성 화장품, 노화방지용 화장품, 두발 및 두피화장품, 목욕 및 샤워용 화장품, 선블록화장품, 향료 및 향수용 오일, 헤어샴푸, 미용비누, 구강 및 치아관리용 화장품
3) 선사용상표 1(갑 제11호증)
가) 구성:
나) 사용상품: 화장품 등
4) 선사용상표 2(갑 제15호증)
가) 구성:
나) 사용상품: 화장품 등
5) 선사용상표 3(갑 제19호증)
가) 구성: ROYAL BEE,
나) 사용상품: 꿀 등
다. 이 사건 심결(갑 제1호증)의 경위
1) 원고는 2020. 6. 19. 특허심판원에 피고를 상대로 “이 사건 등록상표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호, 제7조 제1항 제11호에 해당하고, 선사용상표 ‘’, ‘’와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.”고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2020당1866호로 심리한 다음, 2021. 4. 14. “이 사건 등록상표는 그 지정상품의 원재료, 성분 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 볼 수 없으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않고, 같은 이유에서 이 사건 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없으므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않으며, 위 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 당시에 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표 내지 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 볼 수 없는 이상, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.”는 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 19호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지
2. 당사자의 주장
가. 원고
1) 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘화장품, 립스틱, 메이크업 화장품, 바디로션, 스킨로션, 화장제거용 로션, 비비크림, 샤워겔, 의료용을 제외한 크림, 헤어로션, 화장용 마스크팩, 마스카라, 핸드로션, 화장용 마스크, 샴푸, 미용비누, 세면용품’에 대하여 사용할 경우 일반 수요자로 하여금 ‘로얄젤리’, ‘꿀’ 등을 원재료로 사용한 것으로 직감시키므로, 그 지정상품의 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 것이어서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.
2) 이 사건 등록상표가 ‘로얄젤리’, ‘꿀’ 성분이 함유되지 않은 지정상품에 사용되는 경우, 일반 수요자가 상품의 품질을 오인할 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단에 해당한다.
3) 이 사건 등록상표 중 ‘로얄’, ‘ROYAL’ 부분과 ‘비’, ‘BEE’ 부분은 모두 식별력이 없으므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다.
4) 이 사건 등록상표의 요부는 ‘BEE’ 부분이므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.
5) 이 사건 등록상표는 선사용상표 1, 2, 3과의 관계에서, 선사용상표 1 ‘Abeille Royale Bee’와 선사용상표 2 ‘Abeille Royale’은 미국과 유럽, 선사용상표 3 ‘ROYAL BEE’는 인도에서 각각 특정인의 상표로 인식되고 있고, 부정한 목적이 인정되므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.
나. 피고
1) 이 사건 등록상표는 ‘국왕의 벌’, ‘왕족 벌’ 등을 직감시키고, ‘ROYAL BEE’, ‘로얄비’ 전체가 화장품의 품질표시로 사용된 바가 없으며, 화장품에 ‘로얄젤리’, ‘꿀’ 등과 무관하게 ‘로얄’ 또는 ‘로열’이라는 표장이 사용된 사례가 있으므로, 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 인정되어 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호, 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.
2) 이 사건 등록상표는 전체관찰되어야 하므로 선등록상표들과 비유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.
3) 이 사건 등록상표는 선사용상표 1, 2와 그 표장이 다르고, 선사용상표 3은 특정인의 상표로 알려졌다 할 수 없어 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.
3. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부
가. 관련 법리
구 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).
한편, 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 각호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).
나. 인정사실
아래 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제4 내지 6, 22 내지 46, 48 내지 96, 98 내지 198호증, 을 제3, 9 내지 11, 15호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지를 종합하면 이를 인정할 수 있다.
1) 아래에서 보는 바와 같이 ‘로열젤리’와 ‘꿀’은 오래 전부터 피부 노화를 방지하고 피부를 윤기 나게 가꾸어 주는 미용성분으로 알려져 화장품 원재료로 사용되어 왔고, 국내에서는 2007년경부터 ‘로열젤리’ 성분이 포함된 일본 화장품이 판매되기 시작한 이후 현재까지 ‘로열젤리’와 ‘꿀’ 성분이 화장품, 샴푸, 미용비누 등(이하 ‘화장품 등’이라 한다)에 다수 사용되어 왔다. 그리고 2010. 4. 30. 시행된 식의약안전청고시 제2010-24호의 [별표 2]에는 로얄젤리 추출물을 화장품 제조(수입)에 사용 가능한 원료로 고시하고 있다.
2007. 9. 1.자 뷰티경제(갑 제33호증)로열젤리가 주성분인 일본의 고품질 화장품이 국내에서 판매가 개시된다는 내용이 기재되어 있음2008. 11. 13.자 중앙일보(갑 제35호증)‘녹차 잎·로열젤리로 ’피부 시계‘ 되돌리세요’라는 제목의 기사에는 오르비스에서는 업계 최초로 로열젤리 발효원액을 배합한 ‘엑셀런트 시리즈’를 출시했다는 내용의 기사가 게재됨2009. 10. 16.자 국민일보(갑 제30호증)“로열젤리란 여왕벌이 먹는 특별한 영양식으로 필수영양소의 집합체. (중략) 자연호르몬처럼 작용해 피부의 노화를 늦추고 스트레스를 감소시키며 피부를 윤기 나게 가꾸어 준다.”라는 내용이 기재되어 있고, 이와 관련된 제품으로 울트라 모이스트 솔루션 크림(닥터영), 펄프 비타민 퍼스트링클 크림(꼬달리), 에센셜 데미지 리페어 헤어팩(미쟝센) 등의 제품이 소개됨2010. 8. 10.자 중앙일보 기사(갑 제5호증) 및 2013. 10. 디자인 하우스(갑 제4, 96호증)2010. 국내에 출시된 겔랑의 ‘아베이 로얄 유쓰 세럼’에 관한 것으로, 벌꿀과 로열젤리로 이루어진 주성분인 ‘퓨어 로얄 농축액’이 함유되어 있다는 내용의 기사가 게재됨2013. 11. 4.자 우먼데일리(갑 제29호증)“유통업계 관계자는 ‘동의보감에도 벌꿀이 기운을 돋우며 독을 풀 뿐 아니라 아픈 것을 멎게 한다고 나올 정도로 꿀은 옛날부터 다양하게 사용되어 왔다’며 ‘최근 풍부한 미네랄과 비타민 덕분에 피로 회복 및 노화방지에도 탁월한 꿀의 효능이 다시 각광을 받으며 꿀이 들어간 제품이 인기를 끌고 있다’고 전했다.“라는 내용의 기사가 게재됨2012. 2. 15.자 레이디경향 기사(갑 제27호증)‘지금 가장 핫한 아이템, 꿀＆홍삼 화장품’이라는 제목으로 “시중에 나와 있는 제품엔 일반 벌꿀 외에도 프로폴리스와 로열젤리를 함유한 제품이 많다. (중략) 여왕벌의 먹이인 로열젤리는 노화 억제 효능이 뛰어나고 피부 신진대사를 도와 맑고 환한 피부로 가꿔주는 효과가 있다.”라고 기재되어 있고, 이와 관련된 제품으로 아베이 로얄 프리페어링 토너 퍼밍 리프트(겔랑), 유채꿀 립밤(이니스프리), 허니 스윗 걸즈 아이젤(샤라샤라), 맘스내깅 미니돌 허니 립밤(더샘), 골드 허니 팩(마몽드), 로열젤리 모이스처 크림(더페이스샵) 등이 소개됨2012. 11. 13.자 뷰티경제(갑 제31호증)꿀 성분 화장품은 지성피부에도 효과가 있다고 소개함. 스킨푸드의 ‘로얄허니’ 라인, 이니스프리의 ‘유채꿀 세럼’, LG생활건강의 ‘라끄베르 리블라섬 로얄 허니 크림’ 등이 소개됨2012. 4. 23.자 스포츠한국 인터넷기사(갑 제32호증)“꿀은 고대로부터 내려오는 미용성분이다. 꿀이나 로열젤리 등 양봉 즉 벌을 이용해 얻은 성분의 뷰티 제품들이 피부 약의 대안으로 떠오르고 있다. (중략) 겔랑이 선보인 로얄 라인은 프랑스 위쌍에만 서식하는 블랙 비(Black Bee)가 만드는 로열젤리를 성분으로 한다.”라는 내용의 기사가 게재됨2013. 9. 13.자 우먼타임즈(갑 제37호증)‘받아도 절대 싫지 않은 추석 선물~’이라는 제목으로, “건강에 좋기로 유명한 꿀이 피부에도 좋아 화장품 원료로 각광을 받고 있다. 〈참존〉의 [플레지엄 마누카 로얄 3종 세트]에는 입에 넣기도 비싼 뉴질랜드 최상급 마누카꿀, 로열젤리, 프로폴리스 성분 등이 함유됐다. 이는 피부 건조 방지, 영양 공급, 피부 면역력을 강화에 도움을 준다.”라는 내용의 기사가 게재됨2015. 1. 2.자 레이디경향(갑 제38호증)“꿀 성분 화장품으로 꿀 피부 만들기’라는 제목으로, ‘극심한 건조함으로 피부에 탁월한 효능의 스킨케어를 원한다면 즉각적인 진정효과가 있는 꿀을 주목할 것. (중략) 꿀 속의 풍부한 미네랄과 아미노산이 공기 중의 수분을 끌어당겨 피부를 촉촉하게 할 뿐 아니라 향균·소염 효과가 있어 뾰루지 등의 트러블을 빠르게 진정시킨다. 이런 특징 때문에 클레오파트라는 꿀과 우유를 섞어 목욕을 했으며, 예부터 우리나라에서는 꿀 찌꺼기로 팩을 하는 미용법이 전해 내려오기도 했다. 지금도 입술 각질을 즉각적으로 진정시키거나 천연 팩을 만들 때 꿀이 애용되고 있다.”라는 내용의 기사가 게재됨2015. 2. 3.자 뷰티경제(갑 제39호증)“오래 전부터 보습력과 항산화 능력으로 피부 관리를 위해 각광받아 온 꿀이 식품업계에 불어 닥친 허니(honey) 열풍에 힘입어 화장품 원료로써 다시금 조명 받고 있다. 스킨푸드는 유럽의 청정지역에 서식하는 ’블랙비(흑생종 벌)‘의 꿀 성분이 들어간 ‘로열허니’ 라인을 갖추고 있다. 이니스프리는 제주의 유채꿀 추출물을 40-50% 함유한 ‘유채꿀’라인을 갖추고 있다. 엔프라니에서는 지난 달 ‘자연 숙성 완숙꿀’을 함유한 ‘데이시스 로얄비 베이스메이크업 라인’을 출시했다.”라는 내용의 기사가 게재됨2013. 10. 24.자 ALLURE(갑 제46호증)“‘피부에 꿀맛’이라는 제목으로, 꿀이 피부에 이롭다는 건 널리 알려진 사실. 그만큼 꿀로 만든 화장품은 이토록 다양하게 선보이고 있다. 그래서, 꿀피부를 원한다면 꿀 화장품을 찾을 일이다. (중략) 로열젤리 성분이 함유된 화장품의 경우 비타민과 무기질이 풍부하고 항산화 효과가 탁월하며, 노화 억제 효능이 있어 피부를 윤기 있고 촉촉하게 가꾸기 때문에 건조한 피부에 추천한다.”라는 내용의 기사이고, 관련 제품으로 참존의 플레지엄 스킨-리페어 로얄 앰플, 스킨푸드의 로열허니 토너, 겔랑의 아베이 로얄 페이스 트리트먼트 오일, 라끄베르의 리블라섬 로얄 허니 크림, 보브의 허니 마사지 히팅 클렌징 젤 등이 소개됨2013. 10. 4.자 헬스코리아뉴스(갑 제42호증)“꿀 성분이 함유된 헤어 제품을 사용하면 ‘꿀피부’ 못지 않은 ‘꿀광’ 머릿결을 가질 수 있다. 러쉬 페어 트레이드 허니 샴푸, 마쉐리 글로스 밀키 왁스(고농축 트리트먼트 헤어 왁스) 등에 꿀이 함유되어 있다.”라는 내용의 기사가 게재됨2013. 9. 30.자 EBN 산업경제신문(갑 제74호증), 2013. 10. 16.자 네이버 카페 및 네이버 블로그(갑 제171 내지 178호증)더바디샵의 ‘허니매니아’ 라인에 ‘허니매니아 배쓰 앤 바디 컬렉션’에 관한 글로서 허니매니아 샤워젤, 허니매니아 바디 버터, 허니매니아 크림 바디 스크럽, 허니매니아 비누 등이 소개됨2015. 4. 13.자 헤럴드경제(갑제192호증)댕기머리에서 출시한 ‘사카잉키 골드 테라피라인’은 손상된 모발에 영양을 공급해 주는 샴푸와 트리트먼트 제품으로, 트리트먼트 제품에는 로열젤리 성분이 포함되어 있다는 내용의 기사임2013. 5. 3.자 한국경제TV(갑 제194호증)“두피를 깨끗하게 세정할 샴푸 중에서도 꿀 성분이 함유된 레오놀그렐의 일반 건성 두피용 꿀 샴푸를 추천한다. 풍부한 영양과 효소로 익히 잘 알려진 꿀은 두피와 모발에 영양과 보습을 주어 두피를 튼튼하게 만들고 모발에는 윤기와 탄력을 부여한다. 특히, 가늘어지고 힘이 없는 모발에 힘과 탄력을 주어 장년층이나 노년층의 두피모발관리에 탁월하다.”라는 내용의 기사가 게재됨2013. 8. 27.자 서울파이낸스(갑 제196호증)LG생활건강이 홍삼, 꿀, 지황 등 한방 성분이 포함되어 있는 ‘리엔 백단향’ 샴푸를 출시하였다는 내용의 기사임2008. 4. 1.자 파이낸셜뉴스(갑 제197호증)아모레퍼시픽은 지황, 꿀, 인삼, 복령 등을 넣고 오랜 시간 다려낸 3대 명약 중 하나인 ‘경옥고’가 함유된 ‘려’ 샴푸를 출시하였다는 내용의 기사임2009. 12. 28.자 세계일보 기사(갑 제198호증)아모레퍼시픽 미쟝센은 특허 받은 모발손상 집중관리 성분이 함유된 최상급 아르간 오일, 로얄젤리, 로즈워터의 고농축 에센셜 추출물이 손상된 모발 속에 침투해 모발의 조직력과 보습력을 강화하고 유수분 균형을 맞춰줘 거칠어진 머릿결을 가볍고 찰랑거리게 가꿔준다는 내용의 기사임
2) 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 ‘로얄젤리’, ‘꿀’ 성분이 함유된 화장품 등과 관련하여 언론기사, 블로그 리뷰 등이 작성되었는데, 그 중 다수의 제품명에 ‘로얄’ 또는 ‘로열’, ‘ROYAL’ 등이 포함되거나 ‘BEE’ 또는 벌 모양의 도형이 포함되어 있고, 그 구체적인 그 제품의 명칭과 사진은 아래와 같다.
3) 다음과 같은 언론 기사에 의하면, 2010.경 국내에서 출시된 겔랑의 ‘아베이 로얄’ 라인의 제품을 소개함에 있어서 그 주성분은 “퓨어 로얄 농축액”으로 벌꿀과 로열젤리로 이루어져 있음을 명시하고 있고, 이러한 내용은 ‘아베이 로얄’ 라인 제품을 소개하는 인터넷 블로그 등에도 동일하게 게재되어 있다.
2010. 8. 10.자 중앙일보 기사(갑 제5호증)“‘겔랑 아베이 로얄 유쓰 세럼 퍼밍 리프트 링클 코렉션(이하 아베이 로얄 유쓰 세럼)’의 주성분인 ‘퓨어 로얄 농축액’은 블랙비의 벌꿀을 비롯해 추적이 확실한 프랑스의 로얄젤리만을 사용해서 만든다.”라는 내용의 기사가 게재됨2013. 10. 디자인 하우스(갑 제4, 96호증)‘Brand NEW vs. Steady Seller’라는 제목으로, “겔랑 아베이 로얄 유쓰 세럼 주름을 개선하고 탄력을 되살려주는 퓨어 로열 농축액이 함유된 세럼”이라는 내용의 기사가 게재됨2013. 10. 17.자 조선일보(갑 제53호증)‘겔랑 안티에이징 트리트먼트 아베이 로얄’이라는 제목으로, “겔랑은 위쌍 허니와 솔로뉴 로열 젤리의 2가지 천연 원료를 독자적 기술력으로 재탄생시켜 탄생한 새로운 아베이 로열 트리트먼트 제품을 선보인다. (중략) 바르는 로열 젤리 트리트먼트로서 피부에 순수한 형태로 제공하여 안색을 맑게 하고, 피부 회복을 촉진한다.”라는 내용의 기사가 게재됨
4) 한편, 피고는 이 사건 등록상표와 관련하여, 그 등록결정일 이전인 2014. 8.경 아래 사진과 같이 로열젤리와 꿀 성분이 함유된 화장품인 ‘엔프라니 데이시스 로얄비’ 라인 5종인 ‘DAYSYS ROYAL BEE SKIN SOFTENER’, ‘DAYSYS ROYAL BEE EMULSION’, ‘DAYSYS ROYAL BEE PROPOLIS SERUM’, ‘DAYSYS ROYAL BEE ROYAL JELLY CREAM’, ‘DAYSYS ROYAL BEE BEE VENOM WRINKLE SOLUTION’을 출시하였고, 2015. 1.경 ‘엔프라니 데이시스 로얄비 베이스메이크업’ 라인인 ‘DAYSYS ROYAL BEE PERFECT COVER FOUNDATION’, ‘DAYSYS ROYAL BEE HONEY COVER CAKE’ 등을 출시하여 판매하여 왔으며, 위 제품들에 ‘꿀’과 ‘로열젤리’ 성분이 함유되어 있다는 내용의 언론 기사가 보도되거나 블로그 등에 리뷰가 작성되었다.
5) 그리고 피고는 아래 사진과 같이 다양한 화장품 제품을 판매하고 있는데, 그 제품 상단에는 회사명 내지 대표적인 브랜드인 ‘DAYSIS’, ‘ENPRANI’, ‘ESTHE’ 등을, 중단에는 이 사건 등록상표 ‘ROYAL BEE’를 포함하여, ‘ROYAL CAVIAR’, ‘ALOECA’, ‘PREMIUM COLLAGEN CREAM’, ‘BLACK SNAIL’ 등 그 원료와 관련된 것으로 보이는 문자를, 하단에는 ‘ROYAL JELLY CREAM’, ‘Cream’, ‘Renewing Cream’, ‘Repair Cream’ 등 제품의 명칭을 각 표기하고 있고, 인터넷포털사이트 ‘네이버’에서 ‘로얄비 화장품’이라는 키워드로 검색하면 ‘데이시스 로얄비’ 또는 ‘엔프라니 데이시스 로얄비’와 같이 ‘데이시스’ 또는 ‘엔프라니 데이시스’가 함께 표기되어 사용되고 있다.
다. 판단
위 인정사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품인 화장품 등과 관련하여 원재료인 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 함유한 제품을 표시한 것이라고 직감시킨다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로만 된 상표에 해당하므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 봄이 타당하다.
① ‘로열젤리’와 ‘꿀’은 모두 벌이 생산하는 물질로서 오래 전부터 피부 노화를 방지하고 피부에 영양을 공급하는 미용제품으로 사용되어 왔으며, 국내에서는 2007.경부터 로열젤리’와 ‘꿀’이 원료로 사용된 화장품 제품이 출시된 이후로 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전까지 화장품, 샴푸, 미용비누 등에 다수 사용되어 왔다.
② 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 ‘로열젤리’와 ‘꿀’을 화장품의 원재료로 사용한 제품에는 피고 제품 이외에도 ‘아베이 로얄(겔랑)’, ‘로얄허니(스킨푸드)’, ‘플레지엄 스킨 리페어 로얄(참존)’, ‘플레지엄 마누카 로얄(참존)’, ‘탑클래스 로얄(참존)’, ‘진생 로얄 실크(네이처리퍼블릭)’, ‘로얄 시그니처(네이처리퍼블릭)’, ‘아쿠아라벨 로얄 리치(시세이도)’, ‘뉴트릭스 로얄(랑콤)’, ‘맥스클리닉 로얄(한국화장품)’, ‘바이오 오리진 로얄 앰플 비비(한스킨)’, ‘토탈 에이지 리페어 로얄 에센스(에뛰드)’ 등이 있고, 해외 브랜드인 겔랑, 랑콤, 시세이도, 국내 브랜드인 스킨푸드, 참존, 네이처리퍼블릭, 에뛰드 등은 모두 수요자에게 잘 알려져 있는 브랜드로서 위 제품 표장에는 모두 ‘로얄’이 포함되어 있다.
③ 특히 국내에 2010.경 출시되어 판매되고 있는 겔랑의 ‘아베이 로얄’ 라인 제품은 신문기사나 인터넷 블로그 등에 벌꿀과 로열젤리로 만들어진 ‘퓨어 로얄 농축액’이 주성분임을 강조하는 내용이 다수 게재되는 등 ‘로얄’이 벌꿀과 로열젤리 성분을 의미하는 것임을 광고하여 왔다.
④ ‘로열젤리’와 ‘꿀’을 원재료로 한 제품에는 이러한 성분이 포함되어 있음을 쉽게 알 수 있도록 겔랑의 아베이 로얄, 스킨푸드의 로얄허니, 한국화장품의 블랙비, 더바디샵의 허니매니아 바디 케어 컬렉션 제품 등에서 보는 바와 같이 벌 모양의 도형이나 문자 ‘비(BEE)’가 표기된 제품이 다수 존재한다.
⑤ 피고의 화장품 제품에 이 사건 등록상표를 표기함에 있어서 ‘DAYSYS’, ‘ENPRANI’를 ‘ROYAL BEE’보다 크게 사용하고 있고, 실제 거래계에서도 ‘로얄비’만으로 호칭되기 보다는 ‘데이시스 로얄비’, ‘엔프라니 데이시스 로얄비’ 등으로 호칭되고 있는 것으로 보인다.
⑥ 앞서 본 바와 같이 ‘로열젤리’와 ‘꿀’ 성분은 화장품 등의 원재료로 사용되어 왔고, ‘로열젤리’와 ‘꿀’ 성분이 함유된 화장품 등에 대하여 ‘ROYAL(로열 또는 로얄)’이 포함된 제품명이 국내에 잘 알려진 화장품 브랜드에 다수 존재하므로, 수요자와 거래자는 화장품 등에 사용된 ‘ROYAL(로열 또는 로얄)’은 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 것임을 쉽게 인식할 수 있다고 할 것이고, 여기에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’를 생산하는 ‘벌’을 의미하는 쉬운 영어단어인 ‘비(BEE)’가 함께 결합된 경우 더욱 쉽게 벌의 부산물인 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 직감시킬 가능성이 높다.
⑦ 이 사건 등록상표는 한글 ‘로얄비’와 그 영문 표기인 ‘ROYAL BEE’를 단순히 상하 병기한 문자만으로 구성된 표장으로서, 외관상의 구성 및 사용방법이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 아니한다.
⑧ 일반 거래계에서 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 용어로 사용되는 ‘로얄(ROYAL)’과 이를 생산하는 벌을 의미하는 ‘비(BEE)’가 단순 결합된 형태에 불과한 이 사건 등록상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고, 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것은 공익상 타당하지 않다.
라. 피고의 주장에 대한 판단
1) 피고는, 이 사건 등록상표는 ‘국왕의 벌’, ‘왕족 벌’ 등을 직감시키고, ‘ROYAL BEE’, ‘로얄비’ 전체가 화장품의 품질표시로 사용된 바가 없으며, 소비자들 사이에도 품질표시가 아닌 상표로 사용되고 있고, 화장품에 ‘로얄젤리’, ‘꿀’ 등과 무관하게 ‘로얄’ 또는 ‘로열’이라는 표장이 사용된 사례가 있으므로, 원재료를 직감시키지 않는다고 주장한다.
살피건대, 을 제16 내지 43호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하면, ‘ROYAL’은 ‘국왕의’, ‘왕족’ 등을, ‘BEE’는 벌을 의미하는 영어단어로 ‘ROYAL BEE’는 사전적으로는 ‘국왕의 벌’, ‘왕족 벌’의 의미로도 해석되고, ‘로얄비(ROYAL BEE)’ 전체를 화장품 원재료 표시 부분에 기재한 사례는 없는 것으로 보이며, 화장품 등의 제품과 관련하여 ‘로열젤리’, ‘꿀’이 원재료로 사용되지 않은 제품에 대하여도 ‘로얄(ROYAL)’이 포함된 표장이 사용된 사실은 인정된다.
그러나, 앞서 든 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 위 인정사실들만으로는 앞서 본 판단을 뒤집기에 부족하므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
① 이 사건 등록상표의 지정상품 중 화장품 등과 관련하여 일반 거래계에서 수요자나 거래자는 화장품 등에 사용된 ‘로얄(ROYAL)’은 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 것임을 쉽게 인식할 수 있다고 할 것이고, 여기에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 생산하는 ‘벌’을 의미하는 쉬운 영어단어인 ‘비(BEE)’가 함께 결합된 경우 더욱 쉽게 벌의 부산물인 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 직감할 가능성이 높다.
② 이 사건 등록상표인 ‘로얄비(ROYAL BEE)’ 전체를 화장품 등의 원재료 표시로 실제 사용한 사례는 없다고 하더라도 이를 이유로 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 적용이 배제된다고 볼 수 없고(대법원 1994. 10. 14. 선고 94후1138 판결 등 참조), ‘로얄비(ROYAL BEE)’는 일반 거래계에서 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 용어로 사용되는 ‘로얄(ROYAL)’과 벌을 의미하는 ‘비(BEE)’가 단순 결합된 형태에 불과하여 그 수요자나 거래자가 화장품 등의 원재료로 쉽게 인식할 수 있으므로, 이러한 표장을 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것은 공익상 타당하지 않다.
③ 피고는 ‘로얄젤리’, ‘꿀’이 포함되지 않은 화장품 등의 제품에 ‘로얄’, ‘ROYAL’ 이 사용되는 사례가 존재한다고 주장하면서 을 제18 내지 35호증을 제시하고 있고, 그 중 일부는 꿀이나 로열젤리가 사용되지 않은 화장품 제품에 ‘로얄’, ‘ROYAL’ 이 포함되어 사용된 사례가 존재하기는 한다. 그러나 피고 제출 자료 중 네일에나멜 제품(을 제21, 26, 28, 31, 33, 34호증)과 향수 제품(을 제30호증)은 피부나 모발 케어와는 관련 없는 제품으로 취소를 구하는 지정상품과는 상이하며,3)3) 원고는 제3회 변론기일에 ‘네일에나멜’을 취소를 구하는 지정상품에서 제외하는 것으로 청구취지를 변경하였고(제3차 변론조서 참조), ‘향수’는 취소를 구하는 지정상품에 포함되어 있지 않다.
‘로얄 아젤리아’, ‘로얄 골드’, ‘로얄 블루’, ‘로얄 실버’, ‘로얄 인디고’, ‘로얄 카키’, ‘로얄 코발트’ ‘로얄 핑크’ 등의 표장(을 제19, 20, 21, 26, 28, 31, 32, 33, 34호증)은 네일에나멜 제품이나 색조 화장품 등에서 색상 명칭으로 표기된 것이다. 일부 화장품에 ‘로열젤리’, ‘꿀’ 등과 무관하게 ‘로얄(ROYAL)’이 사용된 사례가 일부 존재한다고 하더라도, 일반 거래계에서 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 용어로 사용되는 ‘로얄(ROYAL)’과 벌을 의미하는 ‘비(BEE)’가 단순 결합된 이 사건 등록상표의 경우 수요자나 거래자는 쉽게 ‘벌’의 부산물인 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 직감할 것으로 보인다.
2) 또한 피고는, 이 사건 등록상표는 미국이나 일본에서 등록되었으므로 식별력이 인정되어 등록이 유지되어야 한다고 주장한다.
살피건대, 을 제42, 43호증의 기재에 의하면 상품류 구분 제3류의 지정상품과 관련하여, 일본과 미국에서 각 ‘’, ‘ROYAL BEE’라는 표장으로 상표가 출원되어 등록된 사실은 인정되나, 이 사건 등록상표가 그 원재료를 직감시키는지는 우리나라의 수요자와 거래자를 기준으로 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것은 아니므로, 피고의 위 주장 역시 받아들이지 아니한다.
마. 소결
따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘화장품, 립스틱, 메이크업 화장품, 바디로션, 스킨로션, 화장제거용 로션, 비비크림, 샤워겔, 의료용을 제외한 크림, 헤어로션, 화장용 마스크팩, 마스카라, 핸드로션, 화장용 마스크, 샴푸, 미용비누, 세면용품’ 부분은 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.
4. 결론
그렇다면 원고의 나머지 등록무효사유에 관한 주장에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표의 지정상품 중 위 지정상품 부분은 그 상표등록이 무효로 되어야 할 것이므로, 이 사건 심결 중 위 지정상품에 관한 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
판사 김상우(재판장) 이혜진 김영기
