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③ 원고는, 원고가 설립되기 전에 이 사건 발명이 이미 완성되었다고 주장하면서 그 주된 근거로 ‘원고가 설립되기 이전에 이미 ○○ 소재 ○○ ○○ ○○○○ 아파트와 관련하여 ○○광역시 건축위원회에서 ○○형 인방댐퍼 설치를 전제로 비선형 성능평가를 실시하기로 한 바 있고, ○○ ○○○ ○○지구 ○○○ 아파트 역시 이 사건 발명을 전제로 한 구조물내진성능검토보고서가 제출되어 2014. 11. 30. 사업승인까지 득하였다’는 사정을 들고 있다.
그러나 ㉠ ○○ 소재 ○○ ○○ ○○○○ 아파트 신축공사 당시 사용된 제진댐퍼는, 독자적인 ○○보형 제진댐퍼 공법을 보유한 ‘주식회사 디○비○일’이 2015. 1. 26.경 주식회사 ○○건설에 제작ㆍ납품한 제품으로 확인되는 점(을 제29~31호증), ㉡ 원고가 2018. 9.경 작성한 ‘제진시스템 적용 제안서’(을 제23호증의2)의 ‘제진장치 적용 실적’란에는 2016년경 ‘○○ ○○군 ○○읍 ○○ ○○○ 신축공사’에 처음 이 사건 발명이 적용된 제진댐퍼가 설치되었음을 밝히고 있을 뿐, ○○ 소재 ○○ ○○ ○○○○ 아파트 신축공사 및 ○○ ○○동 ○○지구 ○○○ 아파트 신축공사에 이 사건 발명이 적용된 제진댐퍼가 설치되었다는 내용은 포함되어 있지 않은 점, ㉢ 원고가 2020. 10. 6.경 ○○세무서장에게 제출한 과세전적부심사청구서(을 제23호증의1)에도 ‘원고는 2014년부터 일반 제진댐퍼 판매를 시작하였고, 2016년 특허출원을 전후로 이 사건 발명이 적용된 제진댐퍼에 대한 본격적인 영업을 시작하였다’라는 취지로 기재되어 있고, 원고가 2021. 3. 5.경 ○○지방국세청장에게 제출한 이의신청서(을 제25호증)에도 ‘원고는 2015년부터 ○○형 제진댐퍼를 판매하였지만 이 사건 발명이 적용되지 않은 상용댐퍼를 판매하였다’는 취지로 기재되어 있는 점을 종합하여 보면, 갑 제7, 8, 9, 16, 17호증의 각 기재를 비롯한 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 발명이 적용된 제진댐퍼가 ○○ 소재 ○○ ○○ ○○○○ 아파트 신축공사나 ○○ ○○동 ○○지구 ○○○ 아파트 신축공사에 사용되었음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
④ 설령 A 등이 이 사건 발명과 관련하여 ‘기술적 사상의 창작행위’에 일부 관여하였다고 하더라도, 다음과 같은 사정을 고려하면, 이 사건 발명은 원고의 업무 범위 및 A 등의 직무에 속하는 것으로서 발명진흥법 제2조 제2호에서 정한 ‘직무발명’에 해당하는 것으로 판단되고, 나아가 원고가 A에게 지급한 양도대금 7억 5,100만 원(이하 ‘이 사건 양도대금’이라 한다)은 이 사건 특허권에 대한 정상적인 대가라기보다는 주로 원고에게 유보된 이익을 분여하기 위하여 대외적으로 대가의 형식을 취한 것에 불과하다고 판단된다.
㉠ 원고는 제진용 장비 및 기계의 제조ㆍ설치업 등을 영위하는 법인이고, A는 원고를 설립하여 실질적으로 운영하는 사람이다.
㉡ 원고는 이 사건 특허가 출원되기 이전에 ○○대학교 산학협력단과 사이에 ‘슬래브 손상 ○○부재를 구비한 커플링 ○○ 기술’에 대한 통상실시권 허여계약을 체결한 다음, ○○대학교 산학협력단에 선급기술료 명목으로 2014. 12. 24. 2,000만 원, 2015. 12. 11. 3,000만 원 합계 5,000만 원을 지급하였는데(을 제8호증), 원고가 제조ㆍ설치하는 제진댐퍼의 개발원리 및 작동원리는 위 ‘슬래브 손상 ○○부재를 구비한 커플링 ○○ 기술’을 전제로 하고 있다(을 제23호증의2, 29~33쪽).
㉢ 이 사건 특허는 ○○형 제진댐퍼에 관한 것으로서 등록특허공보에 실린 도면은 아래와 같다.
(도면 생략)
그런데 ○○형 제진댐퍼의 핵심기술은 금속댐퍼(○○○○)의 소성변형을 이용하여 진동을 흡수한다는 점인데, 이에 대한 선행특허(을 제20호증, 특허권자: ○○건설 주식회사, ○○고무벨트 주식회사, ○○에이치공사, 등록번호: 10-118xxxx, 공개번호: 10-2012-000xxxx)가 이미 존재하고 있었다. 이 사건 발명이 선행특허와 실질적으로 구별되는 점은 ○○철판(○○번) 및 ○○ ○○바(○○번, ○○장치를 작업자들이 들어서 운반이 용이하게 이루어질 수 있도록 하는 부재) 부분에 불과한데(을 제18호증의2, 4), 이는 원고가 2024. 5. 14. 자 준비서면에서 밝힌 바와 같이 제진댐퍼의 성능에 직접적인 역할을 하는 것이 아니어서 생략이 가능한 부분으로 보인다. 이 사건 특허권에 대한 감정인도 ‘이 사건 발명은 특별한 기술적 진보나 매출의 창출에 기여할 정도로 획기적인 기술이 아닌 범용 기술에 해당하여 업계를 선도해 나갈 수 있는 원천기술이 존재하지 않는다’고 평가하였다(갑 제15호증, 26쪽).
㉣ 이 사건 양도대금은 이 사건 특허권에 대한 감정평가서의 감정평가액 7억 5,100만 원(갑 제15호증)과 동일하게 정해졌는데, 위 감정평가서에 의하면, 이 사건 특허권의 가치를 [원고의 기업가치 × 이 사건 특허의 기술기여도] 방식으로 평가한다고 전제한 다음, 그 기술기여도를 31.91%로 산출하여 이 사건 특허권의 가액을 산정하였다.
그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 발명의 핵심적인 부분에 대한 선행특허가 존재하는 점, 원고가 제작ㆍ설치하는 제진댐퍼는 원고가 ○○대학교 산학협력단과 체결한 통상실시권 허여계약에 따라 사용하는 ‘슬래브 손상 ○○부재를 구비한 커플링○○ 기술’을 기초로 하고 있는 점, 감정인도 ‘이 사건 발명은 특별한 기술적 진보나 매출의 창출에 기여할 정도로 획기적인 기술이 아닌 범용 기술에 해당한다’고 밝히고 있는 점 등에 비추어 보면, 위 감정평가액의 산정방식은 특허권의 가액을 평가하는 방법으로는 합리성이 없거나 중대한 오류가 있다고 판단되므로, 위 감정평가액은 이 사건 특허권의 정당한 가치를 제대로 반영하고 있다고 볼 수 없다.
㉤ 발명진흥법은 종업원 등의 직무발명보상금에 관한 정당한 보상을 받을 권리를 규정하면서(제15조 제1항), 보상규정의 작성 및 개정절차, 보상에 관한 통지방법을 구체적으로 정하고 있으며(같은 조 제2 내지 4항), 위 절차규정을 준수할 뿐만 아니라 보상액에 있어 ‘직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익’과 ‘그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도’를 고려한 경우에 한하여 ‘정당한 보상을 한 것’으로 보고 있다(같은 조 제6항).
그런데 원고가 발명진흥법에 따라 직무발명자에 대한 정당한 보상금 지급절차 등을 준수하여 이 사건 특허권의 양도대금을 지급하였다고 볼 만한 자료가 없고, 이 사건 양도대금 산정 과정에서 직무발명에 의하여 원고가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 A 등이 개별적으로 공헌한 정도를 고려하였다고 볼 만한 자료도 찾을 수 없으므로, 이 사건 양도대금을 발명진흥법에서 정한 ‘정당한 보상금’에 해당한다고 볼 수 없다.
㉥ 특히 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하여 그로 인한 이익을 얻은 경우에는 통상실시권에 기한 이익을 넘는 독점적ㆍ배타적 이익을 얻었거나 얻을 수 있었다는 점이 증명되어야 비로소 그 초과이익을 정당한 직무발명보상금의 결정의 고려 요소로 삼을 수 있는데, 원고가 이 사건 특허권을 취득함으로써 통상실시권에 기한 이익을 넘는 독점적ㆍ배타적 이익을 얻었거나 얻을 수 있었다는 점을 확인할 수 있는 자료도 없다. |
