요지

등록상표권의 지정상품과 무관한 상품에 이를 사용하는 경우에는 그 상표권의 효력이 미치지 않아 해당 상표권을 침해할 우려가 없고, 이에 대해 상표권자가 손해배상 등의 책임을 물을 수도 없는 이상 이를 위해 반드시 상표권자에게 사용대가를 지급하여야 한다고 볼 수 없음

판결내용

판결 내용은 붙임과 같습니다.

상세내용

주 문

1. 피고가 원고에 대하여 한 별지 1 목록 기재 각 부과처분을 모두 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 처분의 경위

 가. 원고는 2010. 6. 1. 주식회사 ○○BBB으로부터 물적분할되어 설립된 회사로, 균 살충제 및 농업용 화학제품 제조 등을 주된 사업으로 영위하고 있다. 원고는 2014년경까지 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 기업집단인 ○○그룹의 계열사에 속하였는데, 주식회사 △△XX이 2016. 4. 15. 원고의 지분 100%를 인수함에 따라 △△그룹 기업집단에 속하게 되었고, 같은 날 상호가 ⁠‘○○□□□ 주식회사’에서 ⁠‘주식회사 □□□’으로 변경되었다(이하 각 법인 상호에서 ⁠‘주식회사’ 기재를 생략하며, 이후 상호가 변경되었더라도 2015년 당시의 상호로 지칭한다).

 나. ○○그룹은 2013. 6. 당시 아래 기재와 같이 국내 66개 계열사를 보유하고 있었고 이들은 6개 사업 분야로 나뉘어져 있었는데(원고는 그중 농업‧건강‧유통 분야에 속한다), 물류·여객·콘텐츠 업종을 제외한 나머지 각 사업 분야에 속한 법인 일부는 ○○그룹과 관련된 각 사업 분야별 상표권을 등록하고 있었다.

즉 철강·금속·화학 업종에서는 ○○CC과 ○○DDD이, 농업·건강·유통 업종에서는 원고가, 전자·IT·반도체 업종에서는 ○○BBB, ○○EE, ○○FFF가, 건설·에너지·부동산 업종에서는 ○○AA이, 보험·증권·은행·서비스 업종에서는 ○○GGGG, ○○HH과 ○○IIII이 ⁠‘○○’, ⁠‘◇◇◇◇◇◇’라는 문자상표 또는 ☆☆무늬 도형상표 또는 그 결합상표를 단독 또는 공동으로 소유하고 있었는데, 그중 ○○BBB은 자신의 사업 분야가 아닌 농업‧건강‧유통 업종에 관한 상표권도 일부 보유하고 있었으며(원고가 2015. 11. 20. 이를 이전받았다), 다만 ○○AA은 6개 사업 분야 전체적으로 하나 이상의 상표권에 관하여 공동 상표권자로 등록되어 있었다.

 다. 원고는 2015. 11. 20. 당시 별지 2 기재와 같은 상표(이하 그중 ⁠‘○○’ 문자상표 및 ☆☆무늬 도형상표인 등록번호 01675**, 01675@@, 01782**, 01675++, 01675## 상표를 ⁠‘이 사건 그룹상표권’이라 한다)의 단독 또는 공동 상표권자로 등록되어 있었다.

 라. 한편 서울지방국세청장은 2015. 2. 23.부터 3개월간 ○○AA에 대하여 2010 ~ 2014 각 사업연도 법인사업자 통합조사를 실시하였는데, ○○AA이 상표권을 보유하고 있으면서도 이를 사용하고 있는 ○○그룹의 계열사로부터 그 사용대가를 받지 않은 것은 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시키는 행위로서 법인세법 제52조에 따른 부당행위에 해당한다고 보아, ⁠[(상표권 사용 계열사의 매출액 – 광고선전비) × 요율(일반법인 0.23%, 금융법인 0.1%)]의 산식(이하 ⁠‘이 사건 산식’이라 한다)에 따라 상표권 사용료의 시가를 산정한 다음, ○○AA이 수취하지 않은 2010 ~ 2014 각 사업연도 상표권 사용료 총 65,669,016,689원(= 2010 사업연도 9,037,520,671원 + 2011 사업연도 11,856,219,373원 + 2012 사업연도 13,553,244,824원 + 2013 사업연도 13,734,566,419원 + 2014 사업연도 17,487,465,402원)을 익금산입해야 한다는 내용이 포함된 과세자료를 ●●세무서장에게 통보하였다.

 마. 이에 따라 ●●세무서장은 2015. 6.경 ○○AA에 대하여 2010 ~ 2014 각 사업 연도 법인세를 증액경정하였고, ○○AA은 이에 불복하여 2015. 9. 2. 조세심판원에 조세심판청구를 하였다. 조세심판원은 2018. 1. 19. ○○AA의 등록상표는 원고를 포함한 10개의 계열사가 공동으로 등록한 것이므로 이에 대한 사용료는 위 법인들이 안분하여 공동으로 수취하는 것이 타당하다는 이유로, 10개 계열사가 상표권 사용료를 공동으로 수취하는 것을 전제로 ○○AA의 과세표준과 세액을 경정하도록 하고, 나머지 쟁점에 대한 심판청구는 기각하는 결정(이하 ⁠‘선행 결정’이라 한다)을 하였다.

 바. ●●세무서장은 선행 결정에 따라 2018. 1. 31. ○○AA에 대하여, 상표권 사용료 미수취로 인한 익금산입액을 당초 65,669,016,689원에서 7,247,131,509원(= 2010 사업연도 1,390,094,736원 + 2011 사업연도 1,379,509,108원 + 2012 사업연도 1,355,324,482원 + 2013 사업연도 1,373,456,642원 + 2014 사업연도 1,748,746,541원)으로 감액하여, 2010 ~ 2012 각 사업연도 법인세를 감액경정하고, 2013, 2014 각 사업연도 결손금을 증액경정하였다.

 사. 나아가 피고는, 원고가 ○○AA이 보유하고 있는 상표권의 공동 등록권자인 10개 계열사 중 1인이라는 이유로 상표권자들이 상표권을 사용하는 계열사로부터 수취하였어야 할 총 사용료의 1/10에 상당하는 금액(2012 사업연도 1,355,324,482원, 2013 사업연도 1,373,456,642원, 2014 사업연도 1,748,746,540원, 2015 사업연도 711,900,972원)을 원고가 수취하였어야 할 사용료라고 보아 이를 각 해당 사업연도의 익금에 산입하고, 원고에 대하여 별지 1 목록 기재와 같이 각 법인세 및 농어촌특별세 부과처분(이하 ⁠‘이 사건 과세처분’이라 한다)을 하였다.

 아. 원고는 이에 불복하여 2018. 7. 13., 2019. 5. 29., 2021. 1. 13. 조세심판원에 심판청구를 하였으나, 조세심판원은 2020. 6. 30., 2020. 7. 16., 2021. 12. 2. 위 심판청구를 각 기각하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7, 13, 50 내지 52, 59 내지 63호증, 을 제1, 2호, 4 내지 7호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 이 사건 과세처분의 적법 여부

  가. 원고의 주장

   1) 이 사건 그룹상표권의 지정상품은 부엽토, 배합비료, 분재, 농산용종자, 탄산염, 탄화수소, 중추신경계용약제, 제초제, 비료, 종자 등인데, ○○그룹계열사 중 동일·유사한 상품에 위 상표를 사용한 계열사는 없다. 또한 원고가 이 사건 그룹상표권의 가치상승에 특별한 기여를 한 바 없고, 오히려 ○○그룹의 주력 계열사였던 ○○JJ가 ○○그룹 브랜드이미지에 크게 기여하여 이 사건 그룹상표권의 가치향상에 월등한 기여를 하였을 뿐이다. 원고가 이 사건 그룹상표권을 최초 개발한 것도 아니고 ○○AA 등으로부터 자가사용을 위하여 이전받았을 뿐인 사정 등을 종합해 보면, 원고가 ○○그룹의 다른 계열사로부터 사용료를 수취하지 않은 데에는 충분한 경제적 합리성이 인정된다. 이와 달리 원고의 사용료 미수취행위를 구 법인세법 제52조 부당행위계산부인 대상으로 보아 한 이 사건 과세처분은 위법하여 취소되어야 한다.

   2) 피고가 이 사건 그룹상표권 사용료 미수취 금액을 산정하는데 이용한 산식은 ○○KKK가 원고를 포함한 계열사로부터 이 사건 그룹상표권 인수 비용과 그 후의 수익률을 추정한 2013. 11. 1.자 삼일회계법인 작성 ⁠‘브랜드정책검토 보고서’(갑 제13호증, 이하 ⁠‘이 사건 보고서’라 한다)에만 근거한 것으로, 달리 법령상 근거도 없고, 객관적이거나 합리적인 산정 방식에 해당하지도 않는다. 따라서 이 사건 그룹상표권 사용료 산정방법도 위법하다.

  나. 관계 법령

   별지 3 관계 법령 기재와 같다.

  다. 구 법인세법 제52조의 부당행위계산부인 규정 적용 가부에 관한 판단

   1) 관련 법리

    가) 구 법인세법(2018. 12. 24. 법률 제16008호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제52조에서 정한 부당행위계산 부인이란, 법인이 특수관계에 있는 자와 거래할 때 정상적인 경제인의 합리적인 방법에 의하지 아니하고 구 법인세법 시행령(2012. 2. 2. 대통령령 제23589호로 개정되기 전의 것) 제88조 제1항 각호에 열거된 여러 거래형태를 빙자하여 남용함으로써 조세부담을 부당하게 회피하거나 경감시켰다고 하는 경우에 과세권자가 이를 부인하고 법령에 정하는 방법에 의하여 객관적이고 타당하다고 보이는 소득이 있는 것으로 의제하는 제도로서, 경제인의 입장에서 볼 때 부자연스럽고 불합리한 행위계산을 함으로써 경제적 합리성을 무시하였다고 인정되는 경우에 한하여 적용되는 것이다. 경제적 합리성의 유무에 대한 판단은 거래행위의 여러 사정을 구체적으로 고려하여 과연 그 거래행위가 건전한 사회통념이나 상관행에 비추어 경제적 합리성을 결한 비정상적인 것인지의 여부에 따라 판단하되, 거래 당시의 특별한 사정 등도 고려하여야 한다(대법원 2019. 5. 30. 선고 2016두54213 판결 등 참조).

    나) 상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장으로, 상표제도는 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다. 상표에 화체된 업무상의 신용이나 고객흡인력 등 무형의 가치는 상표권자나 상표 사용자가 상표의 사용과 관련하여 투여한 자본과 노력 등에 의하여 획득되고 상표 사용의 정도, 거래사회의 실정, 상표의 인지도 등에 따라 변동될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표 사용자로부터 상표권 사용료를 지급받지 않았다는 이유만으로 곧바로 그 행위가 경제적 합리성을 결여하였다고 단정할 것은 아니고, 상표권 사용의 법률상·계약상 근거와 그 내용, 상표권자와 상표 사용자의 관계, 양 당사자가 상표의 개발, 상표 가치의 향상, 유지, 보호 및 활용과 관련하여 수행한 기능 및 그 기능을 수행하면서 투여한 자본과 노력 등의 규모, 양 당사자가 수행한 기능이 상표를 통한 수익 창출에 기여하였는지 여부 및 그 정도, 해당 상표에 대한 일반 수요자들의 인식, 그 밖에 상표의 등록·사용을 둘러싼 제반사정 등을 종합적으로 고려하여 상표권자가 상표권 사용료를 지급받지 않은 행위가 과연 경제적 합리성을 결여한 비정상적인 것인지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2023. 5. 18. 선고 2018두 33005 판결, 대법원 2023. 6. 1. 2021두30679 판결 등 참조).

   2) 구체적 판단

    가) 인정사실

     갑 제13, 54 내지 59, 62, 63호증, 을 제4 내지 6호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 각 인정할 수 있다.

     (1) 이 사건 그룹상표권의 상표권자 변동내역 및 각 보유기간은 아래 표 기재와 같다. 즉 이 사건 그룹상표권은 ○○AA이 최초 등록한 후 ○○BBB에 이전하였다가 ○○BBB이 원고에게 무상으로 이전한 것으로, 원고가 이전받은 목적은 ⁠‘자가사용’이다. 달리 원고가 이 사건 그룹상표권의 개발에 관여하거나 기여한 사실은 없으며, 아래 표 순번 2, 4, 5 기재 상표의 경우 원고는 2015 사업연도 종료를 한달 남짓 남겨둔 2015. 11. 20.에야 이를 이전받기도 하였다.

     (2) 한편 ○○그룹 계열사 중 ○○AA은 1989. 3.경부터 건설업을 영위하며 2015년 매각 전까지 ○○그룹의 주력 계열사로서 사실상 지주회사의 역할을 수행하면서 ○○그룹의 ⁠‘○○’라는 상호의 신용도 및 인지도를 형성하는 데 다른 계열사들과 차별되는 기여를 해왔다. ○○AA은 ○○그룹의 그룹상표를 출원·등록하면서 ○○그룹 계열사가 영위하는 모든 업종을 지정상품으로 등록하였고 ○○LL을 흡수합병하면서 ○○LL이 보유한 상표권을 전부 승계하기도 하였으며, 원고를 비롯한 ○○그룹 계열사에 ⁠‘자가사용’ 목적으로 상표권 지분 일부를 무상이전해 주는 등의 방법으로 상표권을 관리해왔다.

     (3) 원고는 2010년부터 2012년까지 약 93억 원 정도의 광고선전비를 지출하였을 뿐이나, ○○AA은 같은 기간 약 127억 원, ○○JJ는 같은 기간 약 2,322억 원의 광고선전비를 각 지출하였다. 2013년 반기 기준 ○○AA의 매출액은 1조 979억 원, ○○JJ의 매출액은 11조 3,092억 원, 원고의 매출액은 8,894억 원이었다.

     (4) 이 사건 보고서에서는 ○○KKK가 ⁠‘○○’, ⁠‘◇◇◇◇◇◇’라는 문자상표 또는 ☆☆무늬 도형상표 또는 그 결합상표를 완전히 취득하기 위해서는 공동 등록명의자인 원고를 포함한 10개 계열사에 합계 329억 원 ~ 863억 원을(원고에게는 69억 원 ~ 124억 원), 상표권 형성에 실질적으로 기여한 ○○JJ에 545억 원 ~ 1,736억 원을 지급해야 한다고 기재하고 있다(위 보고서 제38쪽).

    나) 이 사건 그룹상표권의 사용료를 미수취한 것에 경제적 합리성이 있는지 여부에 관한 판단

     앞서 본 인정사실, 앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합해 보면, 원고가 이 사건 과세기간 동안 이 사건 그룹상표권의 공동 등록권자가 아닌 ○○그룹 계열사들로부터 이 사건 그룹상표권의 사용료를 지급받지 않은 것이 경제적 합리성을 결여한 비정상적인 거래라고 볼 수 없다. 따라서 이것이 법인세법 제52조 제1항의 부당행위계산부인 규정의 적용대상이 된다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

     (1) 상표권은 설정등록에 의하여 발생하고, 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는데, 이때 지정상품의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상품에 의하여 정해진다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제41조 제1항, 제50조, 제52조 제2항]. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적으로 교부‧판매‧위조‧모조 또는 소지하는 행위 등이 상표권을 침해하는 행위로서(구 상표법 제66조 제1항 제1호, 제2호), 이때 상표권자는 상표권을 침해한 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구하거나(구 상표법 제65조 제1항) 그 침해로 인하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있다(구 상표법 제66조의2). 즉 등록상표권의 효력은 당해 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 한하여 미치는 것이므로(대법원 1982. 6. 8. 선고 81후4 판결등 참조), 해당 상표권의 지정상품과 무관한 상품에 이를 사용하는 경우에는 그 상표권의 효력이 미치지 않아 해당 상표권을 침해할 우려가 없고, 이에 대해 상표권자가 손해배상 등의 책임을 물을 수도 없는 이상 이를 위해 반드시 상표권자에게 사용대가를 지급하여야 한다고 볼 수도 없다.

     (2) 따라서 원고는 이 사건 그룹상표권에 관한 원고의 지정상품인 ⁠‘부엽토, 배합비료, 분재, 농산용종자, 탄산염, 탄화수소, 중추신경계용약제, 제초제, 비료, 종자등’와 동일 또는 유사한 지정상품에 이 사건 그룹상표권을 사용하는 계열사에 한하여 사용대가를 수취하는 것이 합리적이라고 볼 수 있을 것이고, 따라서 지정상품인 ⁠‘부엽토, 배합비료, 분재, 농산용종자, 탄산염, 탄화수소, 중추신경계용약제, 제초제, 비료, 종자 등’과 동일 또는 유사한 상품에 이 사건 그룹상표권을 사용한 경우임에도 대가를 수취하지 아니한 경우라야 그 경제적 합리성이 없다고 볼 수 있을 것이다. 그런데 피고가 제출한 증거들을 모두 살펴보아도, ○○그룹 계열사가 원고의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 이 사건 그룹상표권을 사용한 예를 찾아볼 수 없고, 달리 이를 인정할 증거도 없다.

     (3) 이에 대하여 피고는 ⁠‘그룹상표권’의 특성상 지정상품에 사용되었는지를 고려할 필요 없이 사용료를 수취해야 한다고 주장한다. 그러나 위에서 본 바와 같이 원고는 당초 ○○AA이 출원·등록한 이 사건 그룹상표권을, 원고가 영위하는 업종에 한하여 ⁠‘자가사용’할 목적으로 그 지분 일부를 무상이전 받았을 뿐인 점, 달리 원고가 이 사건 그룹상표권의 개발, 향상, 유지, 보호 및 활용과 관련하여 유익한 기능을 수행하였다거나 위 상표의 가치 증대에 직접적이고 실질적인 기여를 하였다고 볼 객관적인 자료도 없고, 그룹 공동광고비를 부담하거나 대외 홍보 내지 사회공헌활동, 브랜드관리 활동 등을 적극적으로 한 바도 없는 점, 원고가 ○○그룹 내 주력회사나 지주회사에도 해당하지 않고, 사실상 ○○AA이나 ○○JJ 등 ○○그룹 내 주력회사들이 더 큰 규모의 광고선전비를 지출하였던 점 등을 종합해 보면, 원고는 형식적으로 위 상표의 공동등록자일 뿐 ○○JJ 등 다른 계열사들에 대하여 이 사건 그룹상표권과 관련한 권리를 행사할 만한 지위에 있었다고 보이지도 않는다. 즉 이 사건 그룹상표권의 등록·사용을 둘러싼 제반 사정에 비추어 보면, 적어도 원고와 ○○AA 사이에서 다른 계열사로부터 이 사건 그룹상표권 사용료를 수취할 권리는 ○○AA에 유보되어 있었다고 보기에 충분하고, 달리 원고에게 이 사건 그룹상표권의 사용료를 독자적으로 수취할 만한 실질적 또는 계약상의 권리가 있었다고 단정하기 어렵다.

    다) 취소의 범위

     설령 원고의 사용료 미수취 행위에 경제적 합리성이 없는 부분이 일부 존재한다고 보더라도, 이 사건에서 제출된 자료만으로는 원고에 대한 정당한 세액을 도저히 산출할 수 없다[피고는 이 사건에서 ⁠‘○○’ 상호를 사용하는 계열사 중 농업‧건강‧유통업종을 영위하는 계열사를 ⁠‘○○MMM, ○○NNNNN, ○○OOOO, ○○P, ○○QQQ, ○○RRR, ○○SSSS, ○○TTT, ○○UUUU, ○○VVVV, ○○WWW’으로 특정하여 위 각 계열사들이 지급해야 할 사용료의 합계를 산출한 후 이에 따른 정당세액을 계산하여 제시하였으나(피고의 2022. 9. 8.자 준비서면 6, 7쪽), 앞서 본 바와 같이 위 각 계열사들이 이 사건 그룹상표권을 원고의 지정상품에 사용하였다는 점을 인정할 수 없고, 원고가 상표 사용료를 수취할 만한 지위에 있었음을 인정할 수도 없는 이상 이를 합리적이고 타당성 있는 산정방법이라고 보기 어렵다]. 결국 원고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 과세처분은 위법하여 그 전부가 취소되어야 한다.

3. 결론

 그렇다면 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 모두 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

출처 : 서울행정법원 2023. 08. 18. 선고 서울행정법원 2022구합57725 판결 | 국세법령정보시스템