등록취소(상)

 ⁠[특허법원 2022. 4. 28. 선고 2021허5259 판결]

【판시사항】

【판결요지】

【참조조문】

【참조판례】

【전문】

【원 고】

원고 ⁠(소송대리인 리앤목 특허법인 담당변리사 이지현)

【피 고】

반얀 라이센싱 엘.엘.씨.(Banyan Licensing L.L.C.) ⁠(소송대리인 특허법인 이지 담당변리사 박상환)

【변론종결】

2022. 4. 5.

【주 문】

 
1.  특허심판원이 2021. 8. 2. 2020당2900 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 
2.  소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】

주문과 같다.

【이 유】

1. 기초사실
가. 원고의 이 사건 등록상표
1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: ⁠(등록번호 생략)/ 2015. 1. 29./ 2015. 10. 6.
2) 구 성:
3) 지정상품: 상품류 구분 제20류의 침대 및 매트리스, 애완동물용 침대, 가구, 비금속제 가구부속품, 소파, 의자, 침대겸용 소파, 병원용 침대, 금속제 가구, 책상, 화장대, 탁자, 비의료용 물침대, 안마대, 베개, 방석, 쿠션, 요람, 침구(직물제는 제외), 캠핑용 침낭
나. 이 사건 심결의 경위
1) 피고는 2020. 9. 21. 특허심판원에 원고를 상대로, ⁠“이 사건 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 그 지정상품 중 ⁠‘방석, 베개, 침구(직물제는 제외), 침대 및 매트리스, 쿠션’에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에 해당하므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.”고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다.
2) 특허심판원은 이를 2020당2900호로 심리한 후, 2021. 8. 2. ⁠“이 사건 등록상표가취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 ⁠‘방석, 베개, 침구(직물제는 제외), 침대 및 매트리스, 쿠션’에 정당하게 사용되었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 같은 조 제4항의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.”는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 ⁠‘이 사건 심결‘이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】

다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 당사자 주장의 요지
가. 원고
이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 아모스(이하 ⁠‘아모스’라 한다), 지큐브스페이스 주식회사(이하 ⁠‘지큐브스페이스’라 한다)는 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일한 표장들을 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품 중 ⁠‘매트리스, 침대’에 사용하였으므로, 이 사건 등록상표에는 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 같은 조 제4항의 등록취소사유가 있다고 볼 수 없다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.
나. 피고
원고가 이 사건 등록상표의 사용사실을 증명하기 위하여 제출한 증거는 그대로 믿을 수 없거나, 위 증거만으로는 상표의 사용사실을 인정하기에 부족하다.
원고가 제출한 증거들에 표시된 표장들은 사용권자가 자타상품의 식별표지로 사용하려는 의사에 기하여 상표로서 사용한 표장으로 볼 수 없다.
3. 상표법 제119조 제1항 제3호 해당 여부
가. 판단 기준
상표법 제119조 제1항 제3호에 따르면, ⁠‘상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’에 그 상표등록의 취소심판이 청구될 수 있다고 정하고 있다. 이와 같은 경우에 해당하는 것을 사유로 취소심판이 청구된 경우 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없고, 다만 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명한 경우에는 그러하지 아니하다(상표법 제119조 제3항).
여기에서 말하는 ⁠‘등록상표의 사용’이라 함은 등록상표와 동일성 범위 내에 있는 상표를 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 바와 같이 ⁠‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’, ⁠‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그와 같은 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위’, ⁠‘상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’ 중의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
나. 인정사실
1) 아모스, 지큐브스페이스는 이 사건 등록상표의 통상사용권자이다.
2) 아모스는 2016. 7. 4. 소외인(상호: 샤르망 침대)과 매트리스 공급 거래를 위한 물품공급계약을 체결하였는데, 위 계약서에는 ⁠“본 계약의 품목 범위는 컨투어코일(Countour Coil) 매트리스와 프레임, 그리고 이에 해당하는 부분품으로 한다.”고 명시되어 있다(갑 제4호증의 2, 제4조 제1항).
위 공급계약에 따라 아모스는 소외인에게 매트리스를 공급하였고, 그 과정에서 2018. 1. 2. 견적서를, 2018. 6. 7., 2018. 6. 20., 2018. 8. 8., 2018. 8. 23. 각 거래명세서를 작성하여 교부하였다. 위 견적서와 거래명세서의 품목(품목명) 란에는 ⁠‘컨투어코일 매트리스’, ⁠‘컨투어코일 퀸 매트리스’, ⁠‘컨투어코일 슈퍼싱글 매트리스’ 등이 기재되어 있다(갑 제5, 6호증, 각 가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다).
3) 아모스는 2018. 1. 31. 주식회사 가구스토어와 매트리스 공급 거래를 위한 물품공급계약을 체결하였는데, 위 계약서에는 ⁠“본 계약의 품목 범위는 컨투어코일(Countour Coil) 매트리스와 프레임, 그리고 이에 해당하는 부분품으로 한다.”고 명시되어 있다(갑 제11호증, 제4조 제1항).
위 공급계약에 따라 아모스는 주식회사 가구스토어에 매트리스를 공급하였고, 그 과정에서 2018. 1. 31. 견적서를, 2018. 7. 5., 2019. 5. 7., 2019. 4. 10. 각 거래명세서를 작성하여 교부하였다. 위 견적서와 거래명세서의 품목(품목명) 란에는 ⁠‘컨투어코일 매트리스’, ⁠‘컨투어코일 더블 매트리스’, ⁠‘컨투어코일 킹 매트리스’, ⁠‘컨투어코일 싱글 매트리스’ 등이 기재되어 있다(갑 제12, 14호증).
4) 지큐브스페이스는 2016. 9.부터 2019. 6.까지 온라인 쇼핑사이트 ⁠‘위메프’를 통하여 매트리스 및 침대를 판매하였는데, 위 사이트에는 ⁠‘CONTOUR COIL’, ⁠‘컨투어코일’ 표장이 아래 영상과 같이 표시되어 있다(갑 제22, 23호증).

[갑 제22호증 8면 발췌]

[갑 제22호증 10면 발췌]
5) 2017. 5. 29. 동아일보에는 지큐브스페이스가 판매하는 침대 매트리스에 관한 연구 내용을 소개하는, ⁠‘[중소·중견기업/지큐브스페이스(주)] ⁠“지지력 강한 침대매트리스가 숙면에 도움” 서울대병원 연구결과’라는 제목의 기사가 게재되었다(갑 제25호증). 위 기사에는 아래와 같이 ⁠‘컨투어코일 매트리스 Z8B’ 제품이 그 제품명과 함께 소개되어 있고, ⁠“컨투어코일 매트리스에서 잠든 경우 수면 잠복기가 평균 1분 54초 감소한 것으로 확인됐다.”, ⁠“일반 매트리스와 신체 지지력을 향상시킨 ⁠‘컨투어코일 매트리스’ 두 개 제품을 놓고 수면검사 등을 통해 비교분석했다.”, ⁠“단순히 스프링으로만 이뤄진 일반 매트리스에 비해 스프링과 고밀도 폼을 교차해서 배치해 몸을 푹신하면서도 탄탄하게 받쳐주는 컨투어코일 매트리스가 숙면에 더 도움이 된다는 점도 확인됐다.”는 내용이 포함되어 있다.
( 갑 제25호증 발췌 내역 생략 )
6) 지큐브스페이스는 위 2017. 5. 29.자 동아일보 기사 내용이 담긴 아래와 같은 게시물(갑 제26호증, 이하 ⁠‘이 사건 게시물’이라 한다)을 만들어 2020. 2.경 무렵 매트리스, 침대 등 제품의 판매, 전시를 위한 매장의 벽면에 전시하였다(갑 제33, 34호증).
( 갑 제26호증 게시물 생략 )
다. 판단
1) 상표 사용 여부
앞에서 살펴본 사실 및 거시 증거에 의하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 아모스, 지큐브스페이스는 이 사건 심판청구일(2020. 9. 21.) 전 3년 이내에, ① 매트리스 공급거래의 상대방인 소외인, 주식회사 가구스토어에게 ⁠‘컨투어코일(Countour Coil)’, ⁠‘컨투어코일’이 표시된 거래서류(물품공급계약서, 견적서, 거래명서세서)를 교부하고, ② 매트리스, 침대 제품의 판매, 광고를 위한 인터넷 사이트와 매장의 벽면 등에 게시된 광고물에 ⁠‘COUNTOUR COIL’, ⁠‘컨투어코일’을 표시하고 전시하는 등의 방법으로 ⁠‘컨투어코일(Countour Coil)’(이하 ⁠‘실사용표장 1’이라 한다), ⁠‘컨투어코일’(이하 ⁠‘실사용표장 2’라 한다), ⁠‘COUNTOUR COIL’(이하 ⁠‘실사용표장 3’이라 한다)을 사용하였다고 할 것이다.
2) 표장의 동일성 인정 여부
가) 관련 법리
불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ⁠‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, ⁠‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표, 즉 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함한다.
영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 않은 것이라고 볼 수 없다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결, 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 등 참조).
나) 검토
 ⁠(1) 이 사건 등록상표 ⁠‘’와 실사용표장 1 ⁠‘컨투어코일(Countour Coil)’을 비교해 보면, 이 사건 등록상표는 대문자만으로 구성된 영문자 ⁠‘CONTOUR COIL’ 부분의 상단에 그 한글 음역 부분인 ⁠‘컨투어코일’ 부분이 병기되어 있는 형태로 이루어져 있는 반면, 실사용표장 1은 대문자와 소문자로 구성된 영문자 ⁠‘Contour Coil’ 부분이 그 한글 음역 부분인 ⁠‘컨투어코일’의 우측 괄호 안에 병기되어 있는 형태로 이루어져 있는 점에서 차이가 있으나, 위와 같은 차이만으로는 거래통념상 식별표지로서이 사건 등록상표의 동일성을 해치는 정도로 변형하여 사용한 것으로 볼 수 없다.
 ⁠(2) 실사용표장 2는 이 사건 등록상표 중 영문자 ⁠‘CONTOUR COIL’ 부분이 생략되어 있고, 실사용표장 3은 이 사건 등록상표 중 한글 음역 부분인 ⁠‘컨투어코일’ 부분이 생략된 점에서 이 사건 등록상표와 차이가 있다. 그러나 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등록상표의 상단 영문 부분과 하단 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ⁠‘윤곽 용수철’, 또는 ⁠‘굴곡진 용수철’과 같은 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지는 아니하고, 그 중 어느 부분만을 사용하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 이 사건 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 실사용표장 2, 3은 모두 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당한다.
 ⁠(3) 따라서 원고가 사용한 실사용표장들은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일한 상표에 해당한다.
3) 피고의 주장에 대한 판단
가) 피고는, 실사용표장들이 표시된 물품공급계약서, 견적서, 거래명세서 등 거래서류가 불특정다수인이 볼 수 있도록 전시되거나 보급된 바 없으므로, 상표의 사용에 해당하지 않는다고 주장한다.
그러나 앞서 본 바와 같이 통상사용권자인 아모스는 매트리스에 대한 물품공급계약의 상대방인 소외인, 주식회사 가구스토어에 수차례 매트리스를 공급하고 그 과정에서 견적서, 거래명세서와 같은 거래서류들에 실사용표장을 표시하여 교부하였으며, 위 거래서류를 제공받은 자들은 매트리스 제품을 공급받은 수요자에 불과할 뿐 이 사건 등록상표의 상표권자 또는 사용권자들과의 사이에서 비밀유지의무를 부담한다고 볼 만한 사정도 없다. 따라서 매트리스를 공급하는 과정에서 그 거래와 관련된 각종 서류들에 지속적으로 실사용표장들을 표시하고 이를 거래상대방에 교부하는 아모스의 행위는 ⁠‘상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’로서 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 ⁠‘상표의 사용’에 해당한다고 할 것이다.
나) 피고는, 실사용표장들은 매트리스의 출처표시로 사용된 것이 아니라 매트리스에 적용되는 스프링이 컨투어코일이라는 것을 설명하기 위한 용도로 사용된 것에 불과하다고 주장하나, 피고의 주장은 다음의 이유로 받아들이지 아니한다.
 ⁠(1) 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로, 그 등록상표의 ⁠‘사용’ 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결 등 참조).
 ⁠(2) 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 아모스는 매트리스 공급 거래와 관련하여 지속적이고 일관되게 매트리스의 품목(명)을 ⁠‘매트리스’와 ⁠‘컨투어코일’을 결합한 ⁠‘컨투어코일 매트리스’ 등으로 표시하여 왔다.
 ⁠(3) 지큐브스페이스는 매트리스, 침대 등의 판매, 광고를 위한 온라인 쇼핑사이트와 매장의 벽면 등에 ⁠‘’을 표시하는 등 실사용표장 3의 우측 상단에 ⁠‘TM’을 부기하여 위 표장이 제품의 출처를 표시하는 상표로서 사용되는 것임을 분명하게 표시하였다.
 ⁠(4) 이 사건 게시물의 정면 중앙에는 ⁠‘’이 가장 굵고 큰 글씨로 강조하여 표시되어 있고, ⁠“단순히 스프링으로만 이뤄진 일반 매트리스에 비해 스프링과 고밀도 폼을 교차해서 배치해 몸을 푹신하면서도 탄탄하게 받쳐주는 컨투어 코일 매트리스”라고 설명되어 있다.
위와 같은 표시 및 설명의 내용과 형식에 비추어 보더라도, ⁠‘컨투어 코일’, ⁠‘CONTOUR COIL’은 지큐브스페이스가 판매하는 제품의 출처를 타인이 제조, 판매하는 제품의 출처와 구별하기 위한 용도로 사용되었다고 보는 것이 타당하고, 매트리에스 적용되는 ⁠‘스프링’을 지칭하는 용어로 사용된 것으로 볼 수 없다.
 ⁠(5) 앞서 든 증거들과 변론 전체의 취지에 의하면, ⁠‘컨투어 코일’, ⁠‘CONTOUR COIL’은 이 사건 등록상표의 상표권자 및 통상사용권자들에 의하여 제조, 판매되는 매트리스의 판매나 광고를 위하여 사용되고 있는 것으로 보이고, 달리 위 표장들이 그 외의 일반적인 매트리스나 그 부속품인 스프링을 지칭하는 용도로 사용되고 있다고 볼 만한 자료가 제출된 바도 없다.
 ⁠(6) ⁠‘contour’의 사전적인 의미는 ⁠‘윤곽, 곡선, 둘레, 굴곡’ 등인바, ⁠‘contour coil’이 그 자체로 매트리스에 적용되는 스프링의 특징 내지 품질 등을 직감하게 하는 의미를 갖는다고도 볼 수 없다.
 ⁠(7) 위에서 본 사정들을 종합하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자는 매트리스와 침대를 판매하면서 그 상품명에 이 사건 등록상표와 동일한 명칭을 사용하고, 제품의 판매, 광고를 위한 온라인 사이트와 매장 등에 ⁠‘CONTOUR COIL’을 표시하면서 위 표장이 상표(TM)로서 사용되는 것임을 표시하고, 홍보물의 정면 중앙부에 굵고 큰 글씨로 강조하여 표시하는 등의 방법으로 이 사건 등록상표를 사용하여 왔는바, 이는 이 사건 등록상표의 사용권자가 이 사건 등록상표를 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 터잡아 사용한 것임을 명확히 보여주는 것이라 할 것이고, 앞서 본 이 사건 등록상표의 사용 태양, 표시 방법 등을 비롯한 제반 사정에 비추어 보더라도 일반 수요자들이 이 사건 등록상표의 표시를 제품의 출처표시로서 인식할 것이라고 보는 것이 타당하다.
라. 소결
따라서 이 사건 등록상표는 사용권자에 의하여 그 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었으므로, 이 사건 등록상표에 대하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유가 존재하지 아니한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.
4. 결론
이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다.

판사 이형근(재판장) 박은희 한지윤

출처 : 특허법원 2022. 04. 28. 선고 2021허5259 판결 | 사법정보공개포털 판례